商标侵权抗辩中的指示性使用如何认定？指示性使用的界定标准与法律适用

商标侵权抗辩中的指示性使用认定——北新集团建材股份有限公司诉北京金豪杰商贸中心侵害商标权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京知识产权法院（2017）京73民终1236号民事判决书

2.案由：侵害商标权纠纷

3.当事人

原告（上诉人）：北新集团建材股份有限公司（以下简称北新公司）

被告（上诉人）：北京金豪杰商贸中心（以下简称金豪杰中心）

【基本案情】

经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，案外人北新建材（集团）有限公司注册取得第3125653号“龙牌”图及文字商标
（以下简称涉案商标），核定使用商品为第19类石膏板、石膏、混凝土建筑构件、水泥板等，注册有效期限自2003年5月28日至2013年5月27 日。2005年1月14日，经商标局核准，北新公司受让取得了涉案商标。 2013年7月22日，经商标局核准，涉案商标续展注册，续展注册有效期自2013年5月28日至2023年5月27日。为证明涉案商标的知名度，北新公

司提供了商标局于2008年3月5日出具的商标驰字〔2008〕第110号关于认定“龙及图”商标为驰名商标的批复。2016年11月2日，北新公司委托代理人任立成与北京市长安公证处的工作人员来到北京市昌平区水屯建材城板材西区9187-9188号商铺内，该商铺上方招牌上标有“龙牌石膏板全系列”字样及涉案商标，任立成进入店铺以普通消费者的身份与该店铺内一男子进行交谈，现场取得名片一张；现场使用公证处手机对该店铺外部现状及现场取得的名片进行了拍照、对交谈过程进行了摄像。北京市长安公证处为此出具了（2016）京长安内经证字第31725号公证
书。

【案件焦点】

金豪杰中心的行为是否构成商标侵权。

【法院裁判要旨】

北京市石景山区人民法院经审理认为：合法取得的注册商标专用权应受法律保护。北新公司依法取得了“龙牌”图及文字注册商标的专用 权。根据我国商标法规定，给他人的注册商标专用权造成损害的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，金豪杰中心在其经营的商铺招牌中使用涉案商标，并标有“龙牌石膏板全系列”字样，该行为显然属于商标性使用。虽然金豪杰中心辩称，在招牌中使用涉案商标是因为其商铺出售龙牌商品，但未提交证据予以证明，北新公司亦不认可，故对于金豪杰中心上述抗辩主张一审法院不予采信。综上，金豪杰中心未经授权在店面招牌中使用涉案商标的行为，侵犯了北新公司的注册商标专用 权，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。关于赔偿数额，北新公司虽然提交了涉案商标知名度高、与案外人签订的《商标使用许可协 议》及协议部分履行等证据，以证明其实际损失，但本案还应当综合考

虑金豪杰中心经营规模、侵权情节、侵权持续时间等客观因素，对其实际损失予以酌定。关于北新公司主张的公证费用，系维权合理支出且提供了相关票据，故全额予以支持。

北京市石景山区人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第四十八条、第五十七条第七项、第六十三条第一款之规定，判决如下：

一、被告金豪杰中心于本判决生效后立即停止侵犯原告北新公司注册商标专用权的行为；

二、被告金豪杰中心于本判决生效后十日内赔偿原告北新公司经济损失50000元及诉讼合理支出5180元，两项共计55180元；

三、驳回原告北新公司的其他诉讼请求。

双方当事人均不服原审判决，提起上诉。二审审理期间，金豪杰中心提交了两份证据：（1）北京金虹湾国际贸易有限公司（以下简称金虹湾公司）向其提供的特约经销商证书，该证书显示经销单位为金虹湾公司，授权单位为北新公司，经销商品包含龙牌石膏板，用以证明金虹湾公司系北新公司授权的经销商；（2）2016年3月16日至12月25日，金豪杰中心从金虹湾公司购入龙牌石膏板的进货收据17张，用以证明金豪杰中心从正规渠道进货并销售正品的龙牌石膏板。北新公司提交的署名情况说明认可金虹湾公司系其特约经销商，但该经销商权限不包括授权他人使用北新公司的注册商标。

北京知识产权法院经审理认为：关于事实问题，根据本案二审期间金豪杰中心新提供的关于其销售石膏板合法来源的证据显示，金豪杰中心从北新公司的特约经销商金虹湾公司处购入涉案商标石膏板，北新公

司虽表示其不能确认金豪杰中心所销售的涉案商标石膏板是否为正品，但其既未对销售行为进行公证保全，也未提供其他任何反证。故根据本案现有证据，法院认为金豪杰中心所销售的涉案商标石膏板为正品。在此前提下，金豪杰中心使用涉案商标的行为是否构成商标侵权，需要重新加以审视。

由于商标是商业主体在其提供的商品或者服务上使用的，能够将自己的商品或服务与其他市场主体提供的商品或服务区别开来的标志，所以无论何种形式的商标使用，其最终目的均应是向消费者指明商品或服务的来源，使消费者在选择商品时能够识别不同提供者的商品或服务，并防止相关公众产生混淆和误认。商标法在保护注册商标专用权人的利益的同时，亦通过商标合理使用制度对商标权人的权利范围进行限制，使社会主体间的利益达成平衡，即他人在生产经营过程中可以正当地使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可，也不必支付商标使用费。例如，在商品销售过程中，经销商为了向消费者指示其销售商品的来 源，应当允许其合理使用所销售商品的商标。当然在上述情况下，经销商对于他人商标的使用应以指示商品来源为限，不应随意扩大他人商标的使用范围，必须遵守指示性合理使用的规则。

具体到本案中，金豪杰中心作为涉案商标石膏板的经销商，在其店铺招牌中使用涉案商标与“龙牌石膏板全系列”字样的目的在于向相关消费者指示其销售商品类型与来源，结合金豪杰中心所处的建材批发市场的实际经营环境，该使用行为属于对涉案商标指示性的合理使用，并不会导致相关消费者对于涉案商标商品的来源产生混淆误认。同时，公证书所显示的金豪杰中心的店铺环境、销售联系名片显示，金豪杰中心清楚地对外表明其建材销售商的身份，其对于涉案商标的使用仅限于向消费者表明其销售石膏板的商品来源，且未有误导或暗示消费者其与北新

公司存在特殊关系的情形。因此，金豪杰中心对于涉案商标的使用未超出指示性使用的合理范畴。

北京知识产权法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销北京市石景山区人民法院（2016）京0107民初16490号民事判决；

二、驳回上诉人北新公司的诉讼请求。

【法官后语】

由于商标是商业主体在其提供的商品或者服务上使用的，能够将自己的商品或服务与其他市场主体提供的商品或服务区别开来的标志，所以无论何种形式的商标使用，其最终目的均应是向消费者指明商品或服务的来源，使消费者在选择商品时能够识别不同提供者的商品或服务，并防止相关公众产生混淆和误认。商标法在保护注册商标专用权人利益的同时，亦通过商标合理使用制度对商标权人的权利范围进行限制，使社会主体间的利益达成平衡，即他人在生产经营过程中可以正当地使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可，也不必支付商标使用费。例如，在商品销售过程中，经销商为了向消费者指示其销售商品的来源，应当允许其将所销售商品的商标通过适当的方式向相关公众的展示使 用，此种使用方式属于商标合理使用制度下的指示性使用，无需得到商标权利人的授权。当然，此种对商品商标的使用应当限制在一个合理且适度的范围内，即使用行为应以指示商品来源为限，若超出此合理必要限度，进而误导相关公众将经销商与商标权利人建立联系，则属于商标侵权的行为。

本案中，金豪杰中心系一家小规模的建材石膏板经销商，同时销售多个品牌的石膏板，其中包含涉案商标石膏板，在其店铺招牌中使用了涉案商标与“龙牌石膏板全系列”字样。同时，金豪杰中心的店铺环境、销售联系名片显示，金豪杰中心清楚地对外表明其建材销售商的身份，其对于涉案商标的使用仅限于向消费者表明其销售涉案商标品牌的石膏板，其对于涉案商标的使用并不会使消费者产生金豪杰中心与涉案商标权利人北新公司之间存在某种关联关系，或者金豪杰中心系涉案商品特许经销商的错误认识。

结合金豪杰中心所处的建材批发市场的实际经营环境，类似金豪杰中心这种小规模销售店铺，往往同时经营多个品牌的相同或类似商品，但经营者一般将其中较为知名的一个或几个品牌的商标使用在店铺招牌上用于招揽顾客。此种对商品商标的使用模式在相关批发市场中属于常见现象，无论经营者还是消费者均对此有清楚的认识，通常并不因此发生混淆误认。因此，金豪杰中心对于涉案商标的使用未超出指示性使用的合理范畴。

商标合理使用是商标侵权纠纷中的被诉侵权人通常采用的抗辩事 由，在日常经济活动中亦存在许多使用他人商标从事经营活动的情况。因此，在涉及前述行为产生的商标侵权纠纷中，如何界定商标合理使用的范围具有重要意义。

本案中，法院在采纳了当事人提交的授权经销商证书及相关进货证据的基础上，综合考量了当事人对涉案商标的使用方式、经营环境、经营规模等要素，在结合一般生活常识的基础上，以相关公众的通常认知水平为判断基准，认定行为人的使用行为的确出于指示商品来源之目 的，其具体使用方式亦未超过必要限度从而造成相关公众混淆误认，因此属于对涉案商标的合理使用，未构成商标侵权。据此，明确了在此类

经营活动中，界定商标合理使用范围的一般方法。

商标法在保护注册商标专用权人利益的同时，亦具有降低消费者搜寻成本、保护市场公平竞争、维护公共利益之职责。商标合理使用是保护商标权与平衡社会主体利益的一种重要方式，指示性使用是商标合理使用的一种方式。在商标侵权纠纷中，明确指示性使用的构成要件，对于明确市场主体关于商标的行为界限、明晰责任承担范围具有重要的实践意义。

编写人：北京知识产权法院 宋堃

21备案是否可以对抗他人在先取得商标使用许可

——北京豪迪世嘉科技有限公司诉北京蓝天豪迪科技有限公司、北京豪迪三目经贸有限公司侵害商标权及不正当竞争案
【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京知识产权法院（2018）京73民终370号民事判决书

2.案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：北京豪迪世嘉科技有限公司（以下简称豪迪世嘉公司）

被告（上诉人）：北京蓝天豪迪科技有限公司（以下简称蓝天豪迪公司）、北京豪迪三目经贸有限公司（以下简称豪迪三目公司）

【基本案情】

北京转速仪器厂注册有第1066599号豪迪商标，核定使用的商品类别为第12类汽车零部件，注册有效期自1997年7月28日至2007年7月27日
（以下简称豪迪商标）。2005年11月21日，韩某受让豪迪商标并经核准转让。后豪迪商标获得续展，续展注册有效期自2007年7月28日至2017

年7月27日。诉讼中，航空装备研究所于2017年1月15日出具《情况说 明》，陈述豪迪商标事件：豪迪商标为其原下属企业北京转速仪器厂于 1996年申请注册的商标。2005年10月，北京转速仪器厂因军办企业政策变化被撤销，时任转速仪器厂厂长韩某请示当时工厂管理办主任关于商标处理的意见，该主任口头表示可由工厂自行处理。韩某在自认为将商标注销和转让都合情合理的情况下，选择了将该商标转入个人名下，并于2012年8月授权给个人持股的豪迪世嘉公司使用。2014年8月因本案诉讼，蓝天豪迪公司法定代表人举报韩某拥有豪迪商标的合法性问题。 2016年8月该商标转回航空装备研究所名下。

2012年8月22日，豪迪世嘉公司与韩某订立《商标使用许可合
同》，约定韩某将豪迪商标许可豪迪世嘉公司在第12类汽车零部件商品上使用，许可使用期限自2012年8月22日至2017年7月27日。许可使用性质为独占性授权许可。豪迪世嘉公司承认韩某曾向其发送过解除合同 函，也认可韩某在一审法院组织的前述谈话中陈述内容的真实性，但表示其不同意解除合同，韩某无权单方解除合同，双方没有达成解除合同的合意。

豪迪世嘉公司主张蓝天豪迪公司在所生产的倒车雷达产品上使 用“豪迪”“豪迪3目”，属于在相同类别的商品上使用了与豪迪商标近似
的商标，容易导致混淆，违反了《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条第二项，侵害了其享有的豪迪商标权。豪迪三目公司销售了蓝天豪迪公司生产的侵害豪迪商标权的商品，违反了《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条第三项的规定，亦侵害其豪迪商标权。二被告认为：豪迪世嘉公司没有提起本案诉讼的资格。蓝天豪迪公司有豪迪3目注册商标，有权使用在倒车雷达商品上。蓝天豪迪公司于2003年7月17日就获得了北京转速仪器厂授权使用涉案豪迪商标。

【案件焦点】

在侵害商标权纠纷案件中，原告主张被告使用商标的行为侵害其商标权时，双方分别提交了商标使用许可的备案及在先商标使用许可合 同，法院应当如何认定二者的效力。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：韩某持有豪迪商标期间，订立
《商标使用许可合同》，约定韩某将该商标独占性许可给豪迪世嘉公 司，合同期限自2012年8月22日至2017年7月27日。该合同后经商标局备案。尽管此后韩某向豪迪世嘉公司发函要求解除合同，但豪迪世嘉公司不同意解除，双方对解除合同事宜未达成一致意见。尽管蓝天豪迪公司提供的关于其取得豪迪商标使用许可的证据无原件，但考虑到许可方韩某的意见及以上相关情节，法院认定蓝天豪迪公司先后两次取得了豪迪商标的使用许可，有效期限截至2016年11月30日。除非当事人另有约 定，商标使用许可合同未备案的，不影响该合同的效力。虽然豪迪世嘉公司与韩某所订立的《商标使用许可合同》经过商标局备案，但商标使用许可的备案效力不足以对抗他人在先取得商标使用许可的效力。因 此，2016年11月30日前，豪迪世嘉公司在本案中主张其为豪迪商标的独占性使用许可人，有权禁止蓝天豪迪公司在倒车雷达商品上使用“豪
迪”“豪迪3目”的主张，缺乏充分有效的证据支持。在没有证据证明蓝天豪迪公司获得豪迪商标许可使用期限到期后，还能在其生产的商品上使用豪迪商标的情况下，豪迪世嘉公司有权就2016年12月1日至2017年7月 27日蓝天豪迪公司未经许可使用豪迪商标的行为提起诉讼。

蓝天豪迪公司在倒车雷达商品上使用豪迪3目商标，不属于将其注册的豪迪3目商标用于核定使用商品上的行为。由于“豪迪3目”中“豪

迪”具有固有的显著性，因此，本案中，蓝天豪迪公司在倒车雷达上使用“豪迪3目”的行为，属于在相同类别上使用与豪迪商标近似商标的行为。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第三项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，作出如下判决：

一、一审判决生效之日起十日内，蓝天豪迪公司赔偿豪迪世嘉公司经济损失1万元及合理开支5000元，豪迪三目公司对其中的5000元承担连带责任；

二、驳回豪迪世嘉公司的其他诉讼请求。

蓝天豪迪公司、豪迪三目公司不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院同意一审法院的裁判意见，判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

伴随着市场经济的快速发展，商标使用许可已是商标权人行使商标专用权、实现收益的重要方式之一。可是在经营过程中，商标权人往往会为了自身利益最大化，进行重复许可，同时还会进行合同备案，这就导致了不同许可与备案之间发生冲突。最高人民法院于2002年发布的
《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规 定：“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”因合同不具对外效力，2013年修订的《中华人民共和国

商标法》第四十三条规定了商标使用许可备案效力：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”但如何理解商标使用许可备案的对抗效力，实践中一直存在较大争议。本案中，双方当事人主要的争议焦点之一就是商标使用许可的备案效力是否可以对抗他人在先取得的商标使用许可的效力，主要有两种观点：

第一种观点认为，商标使用许可的备案效力优先。因为备案具有公示性，可以证明备案双方当事人的真实意思表示及许可的客观事实。考虑结合物权中不动产登记公示的规定。登记备案方应当优先受到法律的保护。

第二种观点认为，在先签订的商标使用许可合同效力优先。根据合同法的相关规定，商标权人许可多人使用商标其先后签订的合同均为有效，其中备案的程序并未赋予当事人更强的法律效力。在先被许可人根据合同约定使用商标系善意并有法律依据的。

笔者支持第二种观点，主要理由如下：

关于多份合同效力的分析。商标权人与商标使用人签订商标许可合同，将商标使用权部分或全部转让给被许可人，商标所有权仍属许可 人，被许可人按照约定的时间和区域使用商标，并支付对价，未经许可人同意不得再许可他人使用，许可终止后许可人收回商标。需根据许可合同的内容决定，商标权人是否有权再行许可他人使用商标。

关于商标许可备案的分析。从商标局的角度来说，商标许可备案带有行政管理的色彩。但是对于社会公众而言，备案意味着公示。目前商标局发布的《商标使用许可合同备案公告》涉及商标编号、商标、许可

使用的商品或服务、备案号、许可使用期限、许可人、被许可人七项信息。商标许可备案与不动产的登记公示存在区别，商标专用权的归属与商标使用主体并非必须一一对应，可以同时存在多个合法使用商标的情况，而物权的不动产则具有唯一性。