描述性文字用于识别商品来源功能的商标性使用是否构成侵权？

描述性文字用于识别商品来源功能的商标性使用是否构成侵权？邓某诉大渡口区黄陈包子铺侵害注册商标专用权案例。

【案件基本信息】

1.裁判书字号

重庆市高级人民法院（2018）渝民终281号民事判决书

2.案由：侵害商标专用权纠纷

3.当事人

原告（上诉人）：邓某

被告（被上诉人）：大渡口区黄陈包子铺（以下简称黄陈包子铺）

【基本案情】

邓某注册成立的渝中区大坪丝丝馒头经营部，生产销售丝丝馒头，在消费者中享有一定的口碑。2012年11月28日，邓某经申请获得第 9780194号“金丝”文字注册商标，核定使用商品为第30类，包括糕点、包子、面包、花卷、馒头、大饼、面粉制品、以谷物为主的零食小吃。邓某对金丝牌馒头进行了一定的宣传并对外进行商标授权许可使用。

黄陈包子铺成立于2016年2月1日，其在店内售卖与普通花卷外形相似、颜色呈黄色、表层盘绕窄条状纹理的馒头，并在该店面点餐墙面上所挂菜单及收银小票中使用“金丝馒头”字样。邓某起诉认为黄陈包子铺侵犯其注册商标专用权。

黄陈包子铺提供的证据显示，早在“金丝”商标注册前，相关书籍中已有“金丝烧麦”“金丝包”“金丝蛋糕”等面食称谓的记载。

【案件焦点】

黄陈包子铺使用“金丝”作为馒头的名称是否为对原告邓某注册商标专用权的侵权行为。

【法院裁判要旨】

重庆市第五中级人民法院经审理认为：“金丝”是对颜色为金色、形状呈丝的面食制品外观的客观描述，黄陈包子铺将“金丝馒头”作为区别于一般馒头的一种特定馒头销售，是以“金丝”作为对此种特定馒头性状的描述，而非作为“金丝”商标之下的馒头，此处“金丝”不具有识别商品来源的功能，是非商标性使用，不构成商标侵权。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第四十八条、第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：

驳回邓某的全部诉讼请求。

邓某不服一审判决，提起上诉。

重庆市高级人民法院经审理认为：黄陈包子铺虽然没有突出使用“金丝”一词，而是将“金丝馒头”作为一种商品名称使用，但根据《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为”之规定，直接将注册商标作为商品名称使用的行为，也容易使公众误认为其与商标权人有某种联系，并可能导致商标的显著性被淡化，削弱商标权人与商标的联系。因此，黄陈包子铺使用“金丝馒头”字样的行为不具有正当性，构成《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条第二项规定的商标侵权行为。

重庆市高级人民法院根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款，《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第十一条、第五十七条第二项、第五十九条第一款、第六十三条第一款和第三款，《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销重庆市第五中级人民法院（2017）渝05民初1031号民事判决；

二、被上诉人黄陈包子铺自本判决生效之日立即停止侵犯上诉人邓某享有的第9780194号“金丝”注册商标专有权的行为；

三、被上诉人黄陈包子铺自本判决生效之日赔偿上诉人邓某经济损失（含合理费用）20000元；

四、驳回上诉人邓某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案处理的重点问题在于在相同或相似商品上使用非商标法意义上对特定商品属性或特点的描述所必需的词汇描述涉案商品名称的行为的定性。商标法意义上的描述性词汇是指仅仅或者主要是直接描述、说明特定商品的属性或特征的词语。描述性词汇要求对商品属性或特点的描述达到一定的普遍性，个别性使用案例不足以证明某一词语构成特定商品的常规描述性词汇。一个词汇通常有多层含义，而且通过比喻、暗示等手法，词汇还可能衍生出更多的含义和用法。如果不加以必要的限 制，则大多数词语均可解释为商标法中的描述性词汇。文字商标一旦被认定为某种商品的描述性词汇，其商标权的效力范围会受到较大限制，这将极大地影响其商标权的稳定性。虽然相关书籍资料显示，现实生活中存在以“金丝”为前缀的面点食品，比如“金丝烧麦”“金丝饺”“金丝面”“金丝饼”“金丝卷”等，但是均未指向馒头这一特定商品，不能证明“金丝”属于对馒头的描述性词汇。

判断文字商标是否属于某种商品的描述性词汇，通常需要考虑如下因素：（1）该词汇的词典含义；（2）该词汇被用以描述涉案商品的实际使用情况；（3）普通消费者将该词汇与涉案商品属性或特点联系起来的难易程度；（4）竞争者用该词汇描述涉案商品的必要性。具体到本案中，首先，“金丝”一词在《辞海》中有七种含义：（1）金制的线；（2）乐器的金属弦；（3）借指弦乐器；（4）借指《乐经》；（5）比喻柳树的垂条；（6）比喻飞溅之泉水；（7）喻指烟草。可 见，在词典中，“金丝”一词没有“颜色呈金黄色、外形成丝条状”这一含义，也没有将该词用于描述面点食品的示例。因此，从“金丝”的词典含义无法得出该词汇是对馒头属性或特点的描述。其次，如上所述，在黄陈包子铺举示的相关出版物中，仅记载有“金丝烧麦”“金丝饺”“金丝面”“金丝饼”“金丝卷”等称谓，无证据证明“金丝”一词曾被正式用于描述馒头的性状。黄陈包子铺也没有举示证据证明案外人在商业实践中正在使用或者曾经使用“金丝”一词描述馒头。相反，邓某举示了2014-2015年间其将涉案“金丝”注册商标许可给贵州省、四川省等地的案外人使用（销售馒头）的事实，可以证明相关市场主体并没有将“金丝”一词用于描述馒头的属性或特点，或者至少说明在行业竞争者中即使存在用“金丝”一词来描述馒头性状的现象，这种现象也不具有普遍性的。再次，结合《辞海》对“金丝”一词的解释，如果要将“金丝”一词与馒头的属性或特点联系起来，消费者需要施加一定的想象力。“金丝”一词与涉案馒头“颜色呈黄色、表层盘绕窄条状纹理”的特性，在语义上并不是直接对应的。即使用“金丝”一词来描述涉案馒头的性状，也是一种比喻性修 辞。依据《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第十一条第一款第二项的规定，描述性词汇是指“直接表示”特定商品的属性或特点的词 语。借助想象力显然已经超出了“直接表示”的语义射程。消费者需要借助想象力才能将其与特定商品的属性或特点建立联系的词汇，一般不能认定为描述性词汇，而应归类于暗示性词汇。学理上也认为，暗示性与描述性商标的基本界限乃是其构成要素对于指定使用商品的特性的描述是否直接、具体和明显。最后，从“金丝”一词的词典含义以及结合馒头的特性来看，“金丝”一词并不能表征馒头的主要特性如主料、辅料、整体外形等，它仅能在某种意义上体现涉案馒头的颜色、纹理等特性。用以描述涉案馒头的颜色、纹理等特性的词汇，并不限于“金丝”一词。而且，如上所述，用“金丝”一词描述涉案馒头的颜色、纹理等特性，不具有直接性和准确性，对涉案馒头之销售并不是非常有用的。因此，用“金丝”一词描述涉案馒头的颜色、纹理，不具有必要性。因此，黄陈包子铺举示的证据不足以证明“金丝”一词属于商标法意义上对馒头属性或特点的描述性词汇。

退一步讲，黄陈包子铺辩称其虽然没有突出使用“金丝”一词，而是将“金丝馒头”作为一种商品名称在使用，但根据《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行 为”之规定，直接将注册商标作为商品名称使用的行为，也容易使公众误认为与商标权人有某种联系，并可能导致商标的显著性被淡化，削弱商标权人与商标的联系。

综上所述，黄陈包子铺使用“金丝馒头”字样的行为不具有正当性，构成《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条第二项规定的商标侵权行为，应承担相应的侵权赔偿责任。