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制造、许诺销售、销售侵权产品的行为需要承担什么法律后果?

湖南宋牧律师事务所 发布时间:2024/9/1 10:34:39 阅读量:967


中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书
(2024)最高法民再56号
再审申请人(一审被告、二审上诉人):深圳市某某照明有限公司。住所地:广东省深圳市龙岗区。
法定代表人:游某运。
委托诉讼代理人:李清,广东捷凯知友律师事务所律师。
委托诉讼代理人:王简,广东捷凯知友律师事务所律师。
被申请人(一审原告、二审被上诉人):李某,男,1984年7月25日出生,汉族,住甘肃省民勤县。
委托诉讼代理人:胡为为,广东中亿律师事务所律师。
再审申请人深圳市某某照明有限公司(以下简称某某公司)因与被申请人李某侵害实用新型专利权纠纷一案,不服最高人民法院(2021)最高法知民终2387号民事判决,向本院申请再审。本院于2024年1月29日作出(2022)最高法民申1047号民事裁定再审本案。本院依法另行组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
某某公司申请再审称,国家知识产权局于2022年6月9日作出第56439号无效宣告请求审查决定书(以下简称第56439号决定),宣告专利号为20152079****.4、名称为“**体”的实用新型专利(以下简称涉案专利)专利权全部无效。故李某已丧失侵权诉请的权利基础,其诉讼请求应予驳回。请求再审本案。
李某提交意见称,其已就第56439号决定向北京知识产权法院提起了行政诉讼,该决定尚未生效。
李某向广东省深圳市中级人民法院(以下简称一审法院)起诉,请求判令某某公司:1.立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品;2.销毁所有库存侵权产品、半成品以及专用模具;3.赔偿李某的经济损失及维权的合理费用共15万元;4.负担本案的全部诉讼费。
一审法院查明事实如下:
(一)李某在本案请求保护的专利权的法律状况
李某在本案中请求保护的涉案专利,发明人为马驰,专利权人为马驰,专利申请日为2015年10月13日,授权公告日为2016年2月3日。涉案专利已缴纳最近一期年费。
2019年9月5日,专利权人马驰与李某订立《专利实施许可合同》,约定马驰将涉案专利以独占许可的方式许可给李某实施,许可范围是在中国制造、使用、销售其专利产品,许可期限为2019年9月5日至2025年10月12日,许可费总计为50万元。合同第11条约定,任何一方发现侵权行为时,应及时通知对方,由许可方提起诉讼,被许可方协助。2019年11月5日,专利权人马驰与李某订立《变更合同条款协议书》,一致确认将《专利实施许可合同》中的上述条款变更为:任何一方发现侵权行为时,应及时通知对方,由被许可方提起诉讼,许可方协助。
2019年10月21日,国家知识产权局出具《专利实施许可合同备案证明》,载明上述专利实施许可合同经审查,符合要求予以备案。
2019年8月20日,国家知识产权局出具《实用新型专利权评价报告》,其初步结论为涉案专利全部权利要求具备新颖性和创造性,未发现不符合授予专利权条件的缺陷。
2021年3月25日,案外人梅桂馨向国家知识产权局提出无效宣告请求,请求宣告涉案专利无效,国家知识产权局予以受理,并通知申请人于2021年6月30日进行口头审理。
(二)李某指控某某公司实施侵权行为的事实
广东省中山市香山公证处(以下简称香山公证处)出具的(2019)粤中香山第13416号、13417号公证书载明以下事实:2019年10月8日,李某的委托代理人胡为为在该公证处公证员陈某华和工作人员杨柏桉的监督下,使用公证处的计算机连接网络后进行操作,并进行屏幕录像,将取得的截图文件打印作为公证书的附件,电子录像文件刻录至公证处清洁光盘,封存后作为公证书附件。根据公证书附件显示的内容,某某店“蒙麦照明官方店”系由某某公司经营。该旗舰店展示名称为“水晶吊灯圆形后现代创意黑色极简约金色餐厅卧室北欧轻奢客厅灯具”的商品,商品宣传图片上标有“蒙麦”字样,品牌为:蒙麦,价格为368-1998元,商品详情显示,证书编号为2017011001956238。胡为为下单购买该商品,支付货款368.8元,订单编号为65478080008647****,收货地址为广东省中山市南区街道永安**路**号**花园悦创天地A区。经查询,上述证书编号系3C证书编号,生产者组织名称为中山市某甲灯饰有限公司。李某立案时将中山市某甲灯饰有限公司列为本案被告之一,后撤回对该公司的起诉。
2019年10月9日,在公证人员监督下,胡为为在公证处签收了上述公证购买的货物。公证人员进行拆箱并对货物取出拍照,拍照完成后,胡为为对货物进行组装,公证人员对组装后的货物进行拍照,完成后重新装箱并进行封存,上述过程的照片打印件作为公证书附件,经封存的物品存于申请人处。原审中,李某当庭提交上述经公证封存的产品实物。该产品实物的外包装盒上贴有广东省中山市香山公证处封条,并载明公证书编号“(2019)粤中香山第13417号”。外包装盒上贴有韵达快递运单。经当庭拆封,内有一件灯具,该产品上未见到任何生产商及销售商的标识,亦无任何商标标识。李某主张被诉侵权产品系由某某公司制造、许诺销售、销售。某某公司确认被诉侵权产品系由其许诺销售及销售,但否认被诉侵权产品由其制造,主张其没有生产的经营范围及能力。经查,“蒙麦”系某某公司的注册商标。原审庭审中,某某公司述称被诉侵权产品系自案外人处采购,其使用自己的商标、品牌对外宣传,销售被诉侵权产品,但其就被诉侵权产品购买自案外人处的主张未提供相应证据。
一审庭审中,李某确认没有证据证明某某公司已经停止实施其所指控的侵权行为,且明确表示其无证据证明某某公司目前仍有被诉侵权产品库存、半成品及专用模具。
(三)李某在本案中请求保护的权利范围、被诉侵权产品技术方案与涉案专利技术特征比对情况
1.李某在本案中请求保护的权利范围
根据涉案专利权利要求书的记载,涉案专利权共计十项权利要求。李某明确请求保护涉案专利权权利要求2。。
2.被诉侵权产品与涉案专利权的技术特征比对情况
李某认为被诉侵权产品与涉案专利权利要求2的技术特征一一对应,构成相同侵权。
某某公司主张被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围。
(四)关于现有技术抗辩的相关事实
某某公司主张现有技术抗辩,为此提交了专利号为20122036****.2,名称为“**灯”的实用新型专利(以下简称4826号专利)授权公告文本。
(五)李某维权支出情况、诉请的赔偿金额计算标准
李某主张其维权合理开支包括公证费、购买被诉侵权产品的费用及律师费,其中,公证费发票金额为1849元,购买被诉侵权产品的费用为368.8元。李某未就律师费提交证据,请求法院予以酌定。
李某就其诉请某某公司赔偿其经济损失及维权支出合计15万元没有提供计算依据,并明确表示请求法院适用法定赔偿酌定赔偿金额。
一审法院认为,本案争议焦点在于:(一)被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围;(二)某某公司的现有技术抗辩能否成立;(三)李某对某某公司的侵权指控能否成立;(四)某某公司可能承担的法律责任。
(一)被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围
根据《中华人民共和国专利法》(2008年修正,以下简称专利法)第五十九条第一款的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定,人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。李某在本案中请求保护涉案专利权利要求2。被诉侵权产品技术方案所反映的技术特征,包含了与涉案专利权利要求2所记载的全部技术特征完全相同的技术特征,应当认定被诉侵权产品技术方案落入了李某请求保护的涉案专利权利要求的保护范围。相应地,被诉侵权产品属于侵犯涉案专利权的侵权产品。
(二)某某公司的现有技术抗辩能否成立
某某公司提交的4826号专利公开了一种**灯。被诉侵权产品实施的并非现有技术文件所公开的技术方案,某某公司提交的4826号专利授权公告文件所公开的技术方案并不构成被诉侵权产品的现有技术,因此,某某公司的现有技术抗辩不能成立,一审法院不予支持。
(三)李某对某某公司的侵权指控能否成立
如前所述,本案被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围,属于侵害李某专利权的产品。某某公司将其注册商标使用于被诉侵权产品上,用以标识该产品来源及品牌,应当认定为侵权产品的制造商。虽然某某公司主张本案被诉侵权产品系自案外人处购买,但未提交相关证据。一审法院认定,某某公司为生产经营目的实施了制造、许诺销售、销售侵犯李某专利权产品的行为。
(四)某某公司可能承担的法律责任
某某公司为生产经营目的实施了制造、许诺销售、销售侵犯李某专利权产品的行为,应当承担相应的法律责任。李某请求判令某某公司停止侵权,但无证据证明某某公司目前仍有被诉侵权产品库存、半成品及专用模具,故其关于停止侵权的诉讼请求一审法院不予支持。李某关于某某公司赔偿其经济损失及维权合理开支并承担本案诉讼费用的诉请,具有事实和法律依据,一审法院予以支持。
对于某某公司应当承担的赔偿责任问题,鉴于李某在本案中未提交证据证明其因被侵权受到的实际损失的具体数额,某某公司的侵权获利又难以查清,李某庭审中请求法院酌情确定赔偿数额,故一审法院根据李某的请求,决定适用法定赔偿。对于赔偿数额,一审法院综合考虑李某的专利权类别、某某公司侵权行为的性质、情节、李某所支出的合理维权费用等因素,酌情确定某某公司赔偿李某经济损失及维权合理开支8万元。
一审法院判决:某某公司于判决生效之日起七日内赔偿李某经济损失及合理维权开支8万元;驳回李某的其他诉讼请求。案件受理费3300元,由某某公司负担。
某某公司上诉请求:1.撤销一审判决,驳回李某的全部诉讼请求;2.判令李某负担本案全部诉讼费用。
二审法院确认一审查明的事实基本属实。
二审法院另查明:2021年8月20日,针对案外人梅桂馨、中山市某乙灯饰有限公司的无效宣告请求,国家知识产权局分别作出第51461号、第51458号无效宣告请求审查决定,维持涉案专利权有效。
二审法院认为:本案争议焦点为:(一)李某是否为本案的适格原告;(二)某某公司是否实施了制造被诉侵权产品的行为;(三)被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权的保护范围;(四)某某公司的现有技术抗辩是否成立;(五)一审判决的赔偿数额是否过高。
(一)李某是否为本案的适格原告
本案中,李某依据其与专利权人马驰签订的《专利实施许可合同》,享有涉案专利的独占许可使用权,并且在双方随后签订的《变更合同条款协议书》中明确约定李某有权提起侵权诉讼,故李某作为涉案专利的独占实施被许可人,与本案有直接的利害关系,有权单独提起本案诉讼,系本案的适格原告。
(二)某某公司是否实施了制造被诉侵权产品的行为
某某公司在其经营的某某店展示并实际销售被诉侵权产品,且明确标注被诉侵权产品的品牌为“蒙麦”,虽然侵权产品信息中标注的3C认证证书编号指向中山市某甲灯饰有限公司,但是结合某某公司将其注册商标使用在被诉侵权产品上的事实,在没有相反证据的情况下,一审法院认定某某公司实施了制造行为并无不当,故某某公司的该项上诉主张不能成立,二审法院不予支持。
(三)被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权的保护范围
涉案专利权利要求2限定的技术特征并未对安装槽的开口方向作出限定,被诉侵权产品的安装槽开口的朝向,并不影响被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求2保护范围的结论。某某公司的该项上诉主张不能成立,本院不予支持。
(四)某某公司的现有技术抗辩是否成立
某某公司以4826号专利作为对比文件提出现有技术抗辩。经审查,该专利的授权公告日早于涉案专利申请日,构成涉案专利的现有技术。经比对,该专利技术方案不具备被诉技术方案中“在所述安装槽内设置有若干导光柱;所述LED光源发出的光射向所述导光柱;在所述导光柱的底部固定有磁铁;所述安装槽内的底部为铁制面;所述导光柱通过所述磁铁与所述铁制面之间的吸引力固定”的技术特征,两者存在实质性差异,某某公司的现有技术抗辩不能成立,本院不予支持。
(五)一审判决的赔偿数额是否过高
专利法第六十五条第二款规定,权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。因当事人未能提供证据证明李某因被侵权受到的实际损失或者某某公司侵权获利的具体数额,李某也未提供可参照的专利许可使用费,一审法院综合考虑李某的涉案专利权类别、某某公司侵权行为的性质及情节、李某所支出的合理维权费用等因素,酌情确定某某公司赔偿李某经济损失及维权合理开支8万元,并无不当。对于某某公司以案外人提出专利无效请求并提起行政诉讼为由要求中止审理的申请,因涉案专利权经两次无效宣告审查程序后仍被维持有效,专利权效力稳定,二审法院对该申请不予准许。
综上,判决如下:驳回上诉,维持原判。一审案件受理费3300元,由李某负担1000元,某某公司负担2300元。二审案件受理费1800元,由某某公司负担。
本院再审查明,国家知识产权局于2022年6月9日作出第56439号决定,宣告涉案专利全部无效。北京知识产权法院于2023年9月26日作出(2022)京73行初14503号行政判决对该决定予以维持。李某未上诉,该判决业已生效。一审法院于2022年11月10日作出(2022)粤03执3438号之一执行裁定书,认定某某公司当时没有可供执行的财产,且李某在指定期限内不能提供财产可供执行的财产线索,本次执行程序无法继续进行,可予以终结。
本院再审认为,本案二审判决时,涉案专利权处于有效状态,二审判决认定侵权成立并确定民事责任的承担,并无不当。但是,在二审判决作出后、尚未执行前,涉案专利权被国家知识产权局决定宣告无效,该决定确定已经发生法律效力。根据专利法第四十七条第一款的规定,宣告无效的专利权视为自始即不存在,宣告专利权无效的决定对本案具有追溯力。一审、二审判决认定侵权成立的权利基础已经不复存在,本案一审、二审判决应当依法撤销,李某的诉讼请求应当依法驳回。
综上,依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零五条规定,判决如下:
一、撤销最高人民法院(2021)最高法知民终2387号民事判决;
二、撤销广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初2819号民事判决;
三、驳回李某的全部诉讼请求。
一审、二审案件受理费共计5100元,由李某负担。
本判决为终审判决。
审 判 长  佟 姝
审 判 员  李 丽
审 判 员  马秀荣
二〇二四年三月二十五日
法官助理  刘海珠
书 记 员  杨钰桐

湖南宋牧律师事务所是一家综合的大型律师事务所,郑贴侨主任以律师职业道德为最基本准则,以追究公平正义为目的,愿意跟天下律师同行一起维护社会正义,诚信做事,诚恳待人,愿一此交往,终身成为朋友。电话微信同号:18907390038。

郑贴侨律师主要做二审为主,做疑难复杂案件为主,喜欢研究法律最前沿,欢迎有这种职业经验的律师一起研讨。

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关键词: 销售侵权产品 许诺销售

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