商标显著特征审查的平等化和特定化原则，如何在商标审查实践中更好地平衡这两者之间的关系？

浅析商标显著特征审查的平等化和特定化，腾讯科技（深圳）有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审行政案例。

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院（2018）京行终3673号行政判决书

2.案由：商标申请驳回复审行政纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称腾讯公司）

被告（上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）

【基本案情】

2014年5月4日，腾讯公司提出第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标（简称申请商标）的注册申请，指定使用在第38类“电视播放；新闻社；信息传送；电话会议服务；提供在线论坛；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；在线贺卡传送；数字文件传送；电子邮件（截止）”服务上。

针对申请商标的注册申请，商标局于2015年8月11日作出商标驳回通知，依据《中华人民共和国商标法》（2013年修正）（以下简称《商标法》）第十一条第一款第三项作出不予注册的决定，其理由为：申请商标由简单、普通的音调或旋律组成，使用在指定使用项目上缺乏显著性，不得作为商标注册。

腾讯公司对商标局作出的上述商标驳回通知不服，于法定期限内向商标评审委员会提出复审申请，并提交了下列证据：（1）广东省深圳市前海公证处（以下简称前海公证处）作出的（2015）深前证字第 009830号公证书（附光盘一张）；（2）前海公证处作出的（2015）深前证字第009831-009835号公证书（各附光盘一张），分别是对2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本的QQ软件运行中有新消息传来时提示音的证据保全；（3）前海公证处作出的（2015）深前证字第009836号公证书（附光盘一张），系对2009版本、2012版本、 2013版本、2014版本、2015版本QQ软件的数字签名证明，前述证据1-3显示，腾讯公司的QQ软件均使用申请商标作为新消息传来时的默认提示音；（4）腾讯公司年报摘要；（5）上海艾瑞市场咨询有限公司（以下简称艾瑞公司）发布的《中国即时通信研究报告》（2003—2006年）、《中国即时通信行业发展报告》（2007—2008年、2008—2009 年）、《中国即时通信年度监测报告》（2010—2011年）、《中国即时通信用户行为研究报告》（2010—2011年）、《中国即时通信年度监测及用户行为研究报告》（2012—2013年），其中包含腾讯公司QQ软件最早运行的版本与时间、腾讯公司的QQ软件作为“用户最常使用的即时通信软件”之一于2003—2008年在即时通信软件市场中的占有率情况的统计、QQ软件在2009—2010年中国主要即时通信软件用户偏好度的占比统计、QQ软件在2012—2013年度的覆盖人数统计等内容。

2016年4月18日，商标评审委员会作出商评字（2016）第0000035304号《关于第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标驳回复审决定书》（以下简称被诉决定）。该决定认为：申请商标为“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音，该声音较为简单，缺乏独创性，指定使用在电视播放、信息传送等服务项目上缺乏商标应有的显著特征，难以起到区分服务来源的作用，属于《商标法》第十一条第一款第三项所指的情形。腾讯公司提交的证据虽能证明其QQ软件享有知名度，但申请商标的声音仅为软件包含的标识某一功能的声音，在案证据不能证明申请商标经使用已起到区别服务来源的作用。综上，商标评审委员会依据《商标法》第十一条第一款第三项和第三十四条的规定，决定如下：申请商标的注册申请予以驳回。

腾讯公司不服被诉决定，于法定期限内提起行政诉讼。腾讯公司向法院提交了下列证据以支持其诉讼主张：

1.申请商标的音频文件（申请商标的声音样本），用以证明申请商标的具体表现形式；

2.腾讯公司向商标局提交的商标注册申请书及申请商标的光谱表、频谱表、波形图，用以证明申请商标并非“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音的简单重复；

3.国家图书馆检索文献152篇，用以证明“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”即申请商标的声音已经进行了长期大量的使用且涉及的领域广泛，已经能够起到区分服务来源的作用，相关公众已经能够将申请商标与腾讯公司及其提供的服务建立对应关系；

4.腾讯公司2004—2015年年报，其中对于每年的注册即时通信账 户、活跃账户、最高同时在线账户等数据均进行了统计，用以证明申请商标对应的即时通信软件的受众面极其广泛；

5.腾讯公司的QQ软件获得吉尼斯世界纪录“单一即时通信平台上最多人同时在线”称号的证书和相关报道，用以证明申请商标对应的即时通信软件受众范围极其广泛；

6.商标局于2009年4月24日作出的商标驰字（2009）第14号《关于认定“QQ”商标为驰名商标的批复》，认定腾讯公司的“QQ”商标在第38类上的信息传送、计算机终端通信、提供与全球计算机网络的电讯联接服务上构成驰名商标，用以证明与申请商标相对应的在即时通信服务上获准注册的“QQ”商标构成驰名商标，从而进一步印证申请商标受众范围极其广泛，已经能够起到区分服务来源的作用。

一审庭审中，腾讯公司还当庭播放了电视剧《第一次亲密接触》（2003年拍摄，2004年7月正式发行）中关于QQ软件在遇有新消息传来时申请商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”作为提示音的相关片段，并出示了Useit知识库对于“1999年至2015年QQ是如何一步步变形的”一文对QQ软件的版本升级进行的介绍及百度百科对于“QQ邮箱”的介绍。另外，腾讯公司还当庭播放了国内外获准注册的部分声音商标的声音样本、我国已获准注册及处于初审公告阶段的部分声音商标的声音样本以作参考。

【案件焦点】

申请商标是否能通过使用获得显著特征而能够注册。

【法院裁判要旨】

北京市知识产权法院经审理认为：申请商标所依附的QQ软件作为即时通信软件持续使用的时间长、范围广泛、市场占比份额较大、使用群体所涉及的领域众多，随着QQ软件、“QQ”商标知名度的提升，申请商标作为QQ软件默认的新消息传来时的提示音已经与QQ软件之间形成了可相互指代的关系，申请商标的声音亦已经在即时通信领域建立了较高的知名度，其识别性进一步增强，申请商标与QQ软件、腾讯公司之间已经建立了稳定的对应关系，申请商标在指定使用的“信息传送”服务项目上起到了商标应有的标识服务来源的功能。

在互联网行业中，通过提供增值服务或开发衍生产品、升级技术产品等商业模式以实现商业目的，是互联网企业的通常选择。本案中，结合腾讯公司提交的证据可以认定，自QQ软件进入市场后在申请商标申请日前，QQ软件先后增加了提供互联网聊天室、电子邮件、在线贺卡传送、数字文件传送、计算机辅助信息和图像传送、提供在线论坛、超级群聊天等服务项目，而超级群聊天服务与申请商标指定使用的电话会议服务在功能上完全相同。虽然前述服务项目并未使用申请商标的声 音，但是前述服务项目与“信息传送”均属于QQ软件作为综合性即时通信平台提供的服务，且申请商标的声音亦已经与QQ软件建立了对应关系，因此，申请商标使用在前述服务项目上亦具有显著性。另外，申请商标可注册的服务项目范围也应当与申请商标本身的知名度、影响力相适应。电视播放与新闻社服务与“信息传送”均属于国际分类第38类“电信”领域，且《类似商品和服务区分表》第38类特别注释“第三十八类主要包括至少能使二人之间通过感觉方式进行通信的服务”，前述服务项目在功能、用途、服务对象等方面存在着比较紧密的联系。并且，互联网企业间的竞争实质上就是平台间的竞争，互联网企业为提升自身竞争力也会促进自身平台的产品结构创新、增加平台服务内容。对于腾讯公司而言，通过QQ软件综合性即时通信服务平台提供电视播放、新闻服务项目也是其实际发展模式。另外，结合上述对于QQ软件知名度、“QQ”商标知名度、申请商标知名度及相互之间对应关系等方面的分析可以认定，申请商标指定使用在电视播放、新闻社服务项目上可以起到商标应有的标识服务来源的功能。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项规定，判决如下：

一、撤销商标评审委员会作出的被诉决定；二、商标评审委员会重新作出决定。

商标评审委员会不服原审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为：腾讯公司提供的证据能够证明申请商标通过在QQ即时通信软件上的长期持续使用，具备了识别服务来源的作用。但是，申请商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上实际使用，原审判决以“电话会议服务”与“超级群聊天”服务功能完全相同以及综合性即时通信软件服务平台存在提供电视播放、新闻服务的可能性为由，认定申请商标在上述三个服务项目上亦具有显著特 征，显然不符合申请商标经过使用方才取得显著特征的案件事实，不适当地为申请商标预留了申请注册的空间，属于适用法律错误。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十四条规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案中，由于申请商标是由声音“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”构成的，一、二审法院均认为申请商标缺乏固有的显著特征。但是，根据《商标法》第十一条第二款的规定，缺乏显著特征的标志经过使用取得显著特征并便于识别的，仍然可以作为商标注册。因此，本案涉及的主要是申请商标是否通过使用获得显著特征而能够注册的问题。而本案的审理，在两个方面对商标显著特征的审查作出了探索。

就本案而言，申请商标由连续的六声“嘀”音构成，各“嘀”音之间音色基本相同、时间间隔短促且基本相同，指定使用在第38类“电视播放；新闻社；信息传送；电话会议服务；提供在线论坛；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；在线贺卡传送；数字文件传送；电子邮件”服务上。虽然申请商标构成要素的选取体现了腾讯公司的特定创意，但是，商标标志在其指定使用服务上是否具有显著特征，仍然需要结合相关公众的一般认知加以具体判断。具体而言，由于申请商标仅由单一而重复的“嘀”音构成，相关公众通常情况下不易将其作为区分商品或者服务来源的标志加以识别，因此，申请商标属于《商标法》第十一条第一款第三项规定的缺乏显著特征的标志。

本案中，腾讯公司提供的证据能够证明申请商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音通过在QQ即时通信软件上的长期持续使用，具备了识别服务来源的作用。因此，一、二审法院均认定申请商标在与QQ即时通信软件相关的“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”服务上具备了商标注册所需的显著特征。但是在此基础上，二审法院进一步指出，申请商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上实际使用，一审判决以“电话会议服务”与“超级群聊天”服务功能完全相同以及综合性即时通信软件服务平台存在提供电视播放、新闻服务的可能性为由，认定申请商标在上述三个服务项目上亦具有显著特征，显然不符合申请商标经过使用方才取得显著特征的案件事实，不适当地为申请商标预留了申请注册的空间，属于适用法律错误，因而给予了纠正。