如何主张的现有技术抗辩是否成立？

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2023）最高法知民终962号

上诉人（一审被告）：浙江某某空调设备有限公司。

法定代表人：俞某。

委托诉讼代理人：厉海波，浙江曹娥江律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：郑某俊。

委托诉讼代理人：滕俊强，北京市惠诚律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：范某丰。

委托诉讼代理人：滕俊强，北京市惠诚律师事务所律师。

上诉人浙江某某空调设备有限公司（以下简称浙江某某公司）因与被上诉人郑某俊、范某丰侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院于2023年3月10日作出的（2022）浙02知民初590号民事判决，向本院提起上诉。本院于2023年5月16日立案后，依法组成合议庭，并于2024年2月27日询问当事人，上诉人浙江某某公司的委托诉讼代理人厉海波，被上诉人郑某俊、范某丰的委托诉讼代理人滕俊强到庭参加询问。本案现已审理终结。

郑某俊、范某丰向一审法院提起诉讼，一审法院于2022年12月7日立案受理。郑某俊、范某丰起诉请求：1.判令浙江某某公司立即停止侵害专利号为20152074****.3、名称为“**条”的实用新型专利（以下简称涉案专利）权的行为，包括停止制造、销售行为，并销毁被诉侵权产品、半成品、制造被诉侵权产品的设备；2.判令浙江某某公司赔偿郑某俊、范某丰经济损失9万元；3.判令浙江某某公司支付郑某俊、范某丰为制止侵权行为的合理支出1万元。事实和理由：郑某俊、范某丰为涉案专利的专利权人。郑某俊、范某丰发现浙江某某公司在未经许可的情况下，生产、销售安装有被诉侵权密封条的防火阀（以下简称涉案防火阀）。被诉侵权密封条的技术方案（以下简称被诉侵权技术方案）落入涉案专利权利要求1-2的保护范围，构成侵权。此外，防火阀、排烟阀等消防类产品属于我国特殊监控类产品，为确保其具备相应的功能与质量，此类产品在售卖到市场上之前需由相关管理部门出具产品检验报告，在之后生产售卖到市场上的产品应与该检验报告相一致，否则构成违规违法。在取证过程中，浙江某某公司告知其销售的涉案防火阀仅2021年就达到了几万个，数量极大。

浙江某某公司一审辩称：（一）涉案防火阀的销售过程系郑某俊、范某丰诱导取证，即便被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，也无法证明浙江某某公司实际生产、销售的密封条与被诉侵权技术方案一致，更无法证明侵权规模。（二）被诉侵权技术方案为现有技术，并未侵犯涉案专利权。（三）郑某俊、范某丰未举证证明涉案专利的利润贡献率，即便构成侵权，郑某俊、范某丰主张的赔偿数额亦过高。

一审法院认定事实如下：

涉案专利号为20152074****.3，名称为“**条”。专利权人为郑某俊、范某丰，申请日为2015年9月23日，授权公告日为2016年2月3日。2016年3月18日，国家知识产权局就涉案专利出具专利权评价报告，初步结论为全部权利要求1-2未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2019年10月28日，国家知识产权局就涉案专利作出第42007、42008号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效。涉案专利权利要求为：“1.一种**条，由薄型钢板加工成的Ｓ型骨架（2）和弹性钢片（1）组合而成，其特征在于：所述弹性钢片（1）一段紧夹在骨架（2）的一侧槽内，另一段与Ｓ型骨架（2）之间具有一个弹性夹角；所述Ｓ型骨架（2）的另一侧设有与阀门叶片同等厚度的凹槽。2.根据权利要求1所述的**条，其特征在于：所述Ｓ型骨架（2）通过其上的凹槽插入阀门叶片一端，与阀门叶片固定连接。”

应急管理部消防产品合格评定中心出具的《消防类产品认证实施规则》记载：“登记的生产者、生产企业信息应与证书信息一致；登记的产品规格型号应与证书信息一致。”

2022年10月27日，郑某俊、范某丰的委托诉讼代理人滕俊强通过微信添加浙江某某公司业务员后进行询价，对方发送报价表、2022年浙江某某公司资质文件、营业执照、企业信用评价及服务质量信誉证书、产品质量保证书、产品检验报告、3Ｃ证书、消防产品认证证书等文件资料。郑某俊、范某丰的代理人询问：“叶片插条呢？”浙江某某公司业务员回复称：“我在系统里下载图纸。”随后发送详细图纸压缩包，并称：“我们工艺上经常更新完善。”郑某俊、范某丰的代理人询问：“你们自己生产的？”浙江某某公司工作人员称：“密封插条自己做的。”经协商，郑某俊、范某丰的代理人称先买一件，并支付372元。浙江省杭州市东方公证处就此出具（2022）**证字第**号公证书。

2022年10月24日，公证人员在公证处接收了顺丰速运快递一个。2022年10月27日，郑某俊、范某丰的代理人在公证处拆开快递，公证人员拍摄了照片，并对快递内的物品进行密封、加贴公证处封条。照片显示涉案防火阀附有送（提）货单，显示该防火阀规格型号为ＦＨＦ-ＷＳＤＣ-ＦＫ-500＊400，备注“样品带密封插条”；相关标签显示其出厂日期为2022年10月；该产品实物还附有质保单、合格证、消防产品认证证书等；铭牌标注有“产品名称：防火阀；生产企业：浙江某某空调设备有限公司；地址：浙江省绍兴市上虞区**镇工业区**路**号**。2022年10月31日，浙江省杭州市东方公证处就此出具（2022）**证字第**号公证书。

郑某俊、范某丰的代理人与浙江某某公司业务员的微信聊天记录还显示，郑某俊、范某丰的代理人询问：“卞经理，这种带密封插条的阀门，你们去年一年生产了多少件？”浙江某某公司业务员回复：“没统计，这个应该几万吧。”

另据浙江某某公司名下的产品检验报告显示，该公司生产有多种型号的防火阀、排烟阀等产品。

另查明，浙江某某公司成立于2017年9月29日，注册资本1080万元，其经营范围：空调设备、通风设备、铝合金风口、防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀、消声器、环保设备制造、加工、安装、维修、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

再查明，郑某俊、范某丰支出了公证费3000元，购买涉案防火阀的费用372元，以及律师费、差旅费等其他若干合理维权费用。

一审庭审中，浙江某某公司提交了2001年7月1日出版的《实用钣金技术手册》、2007年11月1日出版的《新编实用钣金技术手册》（张春丽、杨燕勤著，人民邮电出版社）、2010年7月1日出版的《钣金工》（王建鹏著，化学工业出版社）内容简介、目录等网页内容，百度搜索“咬缝的结构形式—知网百科”中“各种咬缝的制作：1、匹茨堡缝”的网页内容，《看图学习汽车钣金》中“咬缝的种类（二）”的网页内容，《实用钣金技术手册》第六章“钣金成形与连接配合技术”的内容及图示，上海某某标准件有限公司“Ｓ型卡扣”等产品网页照片，专利号为20082013****.8、名称为“**扣”的实用新型专利文本，浙江某某公司自述有关厂家在**组，专利号为20062016****.5、名称为“**构”的实用新型专利文本，以及专利号为20142016****.0、名称为“**阀”的实用新型专利（以下简称737专利）文本，作为现有技术抗辩的比对文件。

一审法院认为：郑某俊、范某丰依法享有涉案专利权，该专利权现处有效期内，受法律保护。经庭审比对，被诉侵权技术方案包含了涉案专利权利要求1、2的全部技术特征，落入其保护范围，浙江某某公司对该项事实亦予以认可。本案争议焦点为：（一）浙江某某公司的现有技术抗辩是否成立；（二）若构成侵权，浙江某某公司的民事责任应当如何承担。

关于争议焦点一，经庭审释明，浙江某某公司坚持以多份现有技术文件与公知常识组合的方式进行比对，有违现有技术抗辩的比对规则，且即便以其中的任一份现有技术文件结合公知常识进行比对，亦未完整公开被诉侵权技术方案的相应技术特征。被诉侵权技术方案并非现有技术与公知常识的简单组合，浙江某某公司的现有技术抗辩不能成立。

关于争议焦点二，依据涉案公证证据及产品质量保证书、产品检验报告、3Ｃ证书、消防产品认证证书等记载的内容，结合浙江某某公司营业执照中记载的经营范围，足以认定浙江某某公司未经许可，为生产经营目的制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，已构成对涉案专利权的侵害，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。郑某俊、范某丰诉请要求浙江某某公司停止制造、销售被诉侵权产品，合理合法，一审法院予以支持。关于销毁制造被诉侵权产品的设备及被诉侵权产品、半成品的诉请，因郑某俊、范某丰提供的证据不足以证明浙江某某公司尚有被诉侵权产品、半成品的库存以及存在被诉侵权产品专用模具的情况，浙江某某公司亦对此予以否认，故对于该项诉请，一审法院不予支持。如浙江某某公司存在制造被诉侵权产品的设备及留有被诉侵权产品、半成品，应当自判决生效之日自行销毁。

关于具体赔偿数额，一审法院根据本案实际情况，综合考虑涉案专利类型、浙江某某公司侵权行为的性质、情节等，特别考虑到涉案专利系实用新型专利，浙江某某公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，被诉侵权产品的价格、销量及获利空间，涉案专利对涉案产品的贡献度等，依法酌定浙江某某公司赔偿郑某俊、范某丰经济损失90000元，并酌定浙江某某公司承担郑某俊、范某丰为制止侵权行为所支付的合理开支10000元，以上合计10万元。

综上，一审法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、第一百七十九条，《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十一条第一款、第六十四条第一款、第六十七条、第七十一条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决：“一、被告浙江某某空调设备有限公司立即停止制造、销售侵害原告专利号为ＺＬ20152074****.3、名称为‘**条’的实用新型专利权的产品的行为；二、被告浙江某某空调设备有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告郑某俊、范某丰经济损失90000元；三、被告浙江某某空调设备有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告郑某俊、范某丰为制止侵权行为支出的合理费用10000元；四、驳回原告郑某俊、范某丰的其他诉讼请求。案件受理费2300元，由被告浙江某某空调设备有限公司负担。”

浙江某某公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：撤销一审判决，驳回郑某俊、范某丰的诉讼请求。事实和理由：（一）一审判决关于浙江某某公司现有技术结合公知常识的抗辩不能成立的认定错误。涉案专利属于钣金加工领域，浙江某某公司一审提交的教科书、工具书、技术手册、技术词典等基础性技术资料证明钣金工艺中的“咬缝”属于公知常识；“Ｓ型扣”的钣金工艺也是现有技术，常用在两段板片需要以平缝方式结合无需连接强度的场合，早被教科书、工具书等公开；“弹性钢片”是涉案专利所属领域技术人员不需要付出创造性劳动即能想到的密封材料。737专利已公开“所述框架（1）内安装有叶片（2），所述叶片（2）的端部安装有金属弹性密封片（3）”。综上，浙江某某公司已证明其实施的技术方案属于一项现有技术（737专利）与公知常识（钣金咬缝）的简单组合，应当认定浙江某某公司的现有技术抗辩成立，被诉侵权密封条不构成侵权。（二）一审判决赔偿数额过高。1.郑某俊、范某丰的代理人在与浙江某某公司沟通购买涉案防火阀的过程中故意隐瞒身份，且明确提出需要密封插条，构成诱导取证，浙江某某公司业务员在此情况下所作的夸大陈述不能作为认定侵权的事实依据。2.除涉案防火阀外，浙江某某公司生产的其他风阀均采用的是与涉案专利技术方案不同的阀门叶片与不锈钢插片以铆接方式固定的密封结构。一审判决遗漏浙江某某公司业务员在聊天记录中关于被诉侵权密封条系从第三方购买的陈述。3.一审判决已经认定郑某俊、范某丰主张的浙江某某公司侵权获利依据不足，却适用法定赔偿全额支持郑某俊、范某丰的诉讼请求，判决不当。（三）涉案专利不具备新颖性、创造性。

郑某俊、范某丰辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求法院维持一审判决。（一）被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2的保护范围。浙江某某公司提供了近十篇的现有技术，通过组合的方式主张现有技术抗辩，于法无据。（二）浙江某某公司恶意拖延诉讼，且持续侵权。一审法院酌定的赔偿数额实际已经低于浙江某某公司的侵权获利。（三）涉案专利具备新颖性、创造性。

二审中，浙江某某公司为证明其主张，向本院提交了针对涉案专利提出的无效宣告请求书及附件、受理通知书、第563630号无效宣告请求审查决定（以下简称563630号无效决定）书、行政起诉状，拟证明涉案专利不具备新颖性、创造性，并申请中止本案诉讼。

郑某俊、范某丰的质证意见为：认可上述证据的真实性、合法性，不认可证明目的。

本院的认证意见为：确认上述证据的真实性、合法性，关于证明目的，本院将在判决说理部分一并予以评述。

二审中，郑某俊、范某丰未提交新证据。

本院经审理查明：一审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明：

郑某俊、范某丰主张按照浙江某某公司的侵权获利计算赔偿额，其根据浙江某某公司制造、销售的涉案防火阀规格，估算涉案防火阀平均所用被诉侵权密封条的长度为3.45米／台。

2023年2月11日，浙江某某公司的委托诉讼代理人厉海波就涉案专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是涉案专利权利要求1-2不具备新颖性、创造性。2023年11月24日，国家知识产权局作出563630号无效决定，维持涉案专利权有效。

本院认为：本案系侵害实用新型专利权纠纷。本案二审的争议焦点问题是：（一）浙江某某公司主张的现有技术抗辩是否成立；（二）一审判决确定的赔偿数额是否合理。

（一）浙江某某公司主张的现有技术抗辩是否成立

专利法第六十七条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”

一审判决认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2的保护范围，双方当事人对此不持异议，本院予以确认。对于浙江某某公司主张的现有技术抗辩，本院认为，首先，根据上述规定，判断被诉侵权人主张的现有技术抗辩是否成立，应当将被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术或一项现有技术结合本领域公知常识进行比对。浙江某某公司将多项现有技术结合主张现有技术抗辩，缺乏法律依据，本院不予支持。其次，浙江某某公司提供的任一项现有技术或一项现有技术结合公知常识均未公开被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征。即使将其主张的现有技术（737专利）与公知常识（钣金咬缝）的组合与被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征进行比对，亦未公开“所述弹性钢片（1）一段紧夹在骨架（2）的一侧槽内，另一段与Ｓ型骨架（2）之间具有一个弹性夹角”的技术特征。综上，一审判决关于浙江某某公司现有技术抗辩不能成立的认定无误，本院予以维持。

（二）一审判决确定的赔偿数额是否合理

浙江某某公司上诉主张，一审判决赔偿数额过高，郑某俊、范某丰的代理人在与浙江某某公司沟通购买涉案防火阀的过程中故意隐瞒身份，且明确提出需要密封插条，构成诱导取证，浙江某某公司业务员在此情况下所作的夸大陈述不能作为认定侵权的事实依据。除涉案防火阀外，浙江某某公司生产的其他风阀均采用的是与涉案专利技术方案不同的阀门叶片与不锈钢插片以铆接方式固定的密封结构。一审判决遗漏浙江某某公司业务员在聊天记录中关于被诉侵权密封条系从第三方购买的陈述。对此，本院分析如下：

首先，虽然涉案防火阀系郑某俊、范某丰的代理人以采购样品为名向浙江某某公司购买，但在沟通过程中，浙江某某公司出示了涉案防火阀的产品检验报告，报告中的产品附图能够显示被诉侵权密封条的基本结构，且其通过时间为2020年6月，远早于郑某俊、范某丰购买涉案防火阀的时间。可见，被诉侵权密封条并非为此次销售行为单独设计、制造，郑某俊、范某丰的代理人也未曾提出被诉侵权技术方案要求浙江某某公司据此进行定制生产。浙江某某公司关于郑某俊、范某丰的取证方式系诱导取证、被诉侵权密封条系其唯一制造、销售的侵权产品的主张，不能成立。郑某俊、范某丰的代理人在取证过程中未表明身份不影响本案侵权事实的认定。

其次，浙江某某公司主张，其业务员关于涉案防火阀销量的陈述系夸大陈述，一审判决遗漏浙江某某公司业务员关于被诉侵权密封条系从第三方购买的陈述。但浙江某某公司作为掌握涉案防火阀实际销售情况的一方，并未提供相反证据，亦未就被诉侵权密封条系从第三方购买进行举证。因此，浙江某某公司的上述主张不能成立，本院不予支持。

综上，浙江某某公司关于一审判决赔偿数额过高的理由均不能成立。郑某俊、范某丰主张按照浙江某某公司的侵权获利计算赔偿额，虽然因其提供的证据不足以确定浙江某某公司的侵权获利，但浙江某某公司涉案防火阀的产品检验报告2020年6月即已通过，至郑某俊、范某丰2022年12月提起诉讼，涉案防火阀的上市时间已达两年半，结合浙江某某公司业务员关于涉案防火阀销量的陈述及根据涉案防火阀规格推算的该产品平均所用被诉侵权密封条的长度，在浙江某某公司未提供相反证据的情况下，一审法院综合考虑涉案专利类型、浙江某某公司侵权行为的性质、情节等酌定的赔偿数额并无不当，本院予以维持。

浙江某某公司还主张，涉案专利不具备新颖性、创造性，本案应中止审理。对此，本院认为，首先，本案系侵害实用新型专利权纠纷，涉案专利是否具备新颖性、创造性并非本案的审查范围。其次，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第七条规定：“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。”本案诉讼期间，浙江某某公司的委托诉讼代理人已针对涉案专利提出无效宣告请求，国家知识产权局经审查作出563630号无效决定，维持涉案专利权有效。故本案无需中止审理。对于浙江某某公司的上述主张，本院不予支持。

综上所述，浙江某某公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由浙江某某空调设备有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长  徐 飞

审 判 员  单 立

审 判 员  徐友仁

二〇二四年四月二十四日

法官助理  胡振芳

法官助理  纪宁宁

书 记 员  郜 帆