专利许可合同探讨

专利许可合同探讨

作者：逢鲁明

专利许可合同因其标的的特殊性，其条款除了一般合同所必须的内容外，还有许多值得关注的地方。下面就专利许可合同的一般条款、限制性商业惯例及专利授权使用费的计算进行一下探讨。

（一）专利许可合同一般具备以下条款：

   1、标的（指专利产品、专利方法及相关的专有技术等）；

   2、技术性能、质量指标及经济效益要求；

   3、履行的期限、进度和方式；

   4、验收标准和方法；

   5、专利使用费及支付方式；

   6、提供技术与技术回授的方式和条件；

   7、保密要求；

   8、中介方的报酬及支付方式和中介方应该承担的责任；

   9、违约责任；

  10、专利宣告无效后的处置办法；

  11、争议和纠纷的解决方式；

  12、属于普通、排他、独占、交叉或可分售许可的合同；

  13、关键性名词和术语的解释；

  14、双方协议的其他事项。

具体来讲应包括以下主要条款：

（1）实施许可的种类。被许可方所获得的对专利的实施权，是独占的、独家的,还是普通的，当事人双方应当在合同中作出明确约定。

（2）实施许可的有效期间和地域范围。专利实施许可的有效期间，可以是专利权的整个有效期间，也可以是专利权有效期间中的一部分。因此，合同当事人双方在签订专利实施许可合同时，应当明确约定专利实施许可的有效期间。

对于实施的地域范围，实施许可证的效力可以及于专利权的整个有效地域范围，也可以只及于该地域范围中的一部分。因此无论如何，当事人双方都应当在合同中明确约定专利许可证的有效地域范围。

(3)专利使用费的支付。按照国际惯例，一般讲，收取使用费的数额，占使用该专利技术所获利润的10%-20%左右是合理的。

（4）技术改进的继续提供或者反馈。在合同的有效期内，双方都有可能对合同有关的技术作出改进，因此在合同中，对技术改进的所有权、使用费和申请专利等问题应作出规定。许可方将其技术提供给被许可方，称为“继续提供”，受方将其技术改进通知供方，称为“技术反馈”。无论是继续提供还是技术反馈，都需约定。

（5）担保和保证条款。供方应当保证按合同要求及时向被许可人提供技术资料和履行传授技术的义务，保证所提供的技术资料是完整的、准确的和可靠的；并明确保证提供的专利权是合法有效的。

（6）违约责任。

（二）关于专利实施许可合同备案

1.专利实施许可合同备案

专利实施许可合同备案是指专利行政管理部门或者受其委托的部门对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以留存，并对外公示的行为。

根据专利法实施细则和国家知识产权第十八号局长令《专利实施许可合同备案管理办法》的规定：专利实施许可合同签订后，当事人(许可方和被许可方)应当在合同生效之日起3个月内到国家知识产权局指定的部门办理备案手续。许可方和被许可方应当共同委托一个具有完全民事行为能力的自然人办理备案手续。

2.办理合同备案的部门

专利实施许可合同双方涉及外国人、外国企业或组织的，当事人必须到国家知识产权局备案；专利实施许可合同双方皆为国内个人、企业或组织的，当事人可到国家知识产权局专利局在全国设立的代办处办理。

国家知识产权局办理备案部门：国家知识产权局专利局初审流程管理部代办业务管理处，当事人可通过面交和邮寄两种方式递交备案文件。

（三）关于技术进出口合同有效期内改进

在涉外技术转让实践中，技术受让方往往需要对受让技术进行相应改进，而改进的技术成果的归属是一个双方都相当关注的问题。一些外方起草的技术转让合同中，转让方一般对受让方改进技术成果及其归属进行严格限制，此类限制性商业惯例主要表现在以下两个方面：

1、直接限制受让方进行技术改进。如转让方在合同中约定，“未经转让方事先书面同意，受让方不得对技术(设计、图纸、规格等)进行任何修改。”

2、虽然允许受让方对技术进行改进，但却约定改进成果归转让方所有，或约定了回授条款，即受让方在对技术作出改进后，应及时通知转让方，并将改进部分及其所有权免费回授给转让方或其指定的公司。例如约定“Any and all improvements to the Technology shall be the sole property of Transferor/Licensor(改进的技术成果是转让方/许可方的专有财产)”。

（四）我国关于限制性商业惯例的法律规定

我国《合同法》第354条规定，“当事人可按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或约定不明，按本法第61条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。”　2001年颁布的《技术进出口管理条例》(以下简称《条例》)第27条规定，“在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。”　针对外国公司滥用技术垄断、滥用知识产权的行为，2004年颁布的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)将“限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权”列为“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形之一。《合同法》关于改进技术成果归属的规定相对灵活，有利于双方的长期合作，易为双方接受;《条例》与《解释》出于保护国内当事人的利益的考虑，明确改进的技术成果归改进方。虽然《合同法》与后两者的规定不一致，但无论按照《合同法》，还是按照《条例》与《解释》，外方约定改进技术成果归其所有都是违背了公平原则，是不合理的。另外，如果双方按照《合同法》规定的互利原则处理，例如在合同中约定改进的技术成果由双方共享，如果出现争议，法院是否会按《条例》和《解释》的规定判定合同中的该条款无效，也是一个需要关注的问题。

（五）专利使用费的计算

专利使用费的计价通常考虑以下4个方面因素：

　　(1)供方研究开发该项专利所支出的费用，如研究发展新技术的投资，开发过程中的人力、原材料费用，引进设备费用，其它费用等;

　　(2)受让方使用该专利技术可获得的经济效益;

　　(3)授予使用权的范围和时间期限;

(4)受让方支付使用费的时间和方式等。根据上述内容可将使用费的构成分为：基础开发费(通常占总价的60%)、技术服务费、项目设计费、技术资料费、项目联络费及技术培训费。

专利许可协议的使用费计算方法通常有如下三种：

(1)一次总算价格(Lumpsumprice)也称固定价格。即在合同中一次算清一个固定的使用费数额，可由受让人一次付清或分若干期付清，一般多采用分若干期付清。一次总算价格方式对供方较为有利，但对受让方来讲，由于使用费中包含了受让方使用受让技术可望获得的利润，而估算利润大多不准确，如估算过高，则受让方风险较大。此外，技术受让方还要承担市场变化的全部风险。

采取一次总算价格方式时，可采取一次性支付和分期支付的方式完成付款。

一次性支付通常在技术资料交付并且受让方核查验收后一次付清，同时要求供方提供如下付款单据：供方所在国家出具的出口许可证副本、商业发票、即期汇票、技术资料清单、交付技术资料的空运单、受让方出具的技术资料验收确认书。

分期支付通常按照合同执行的进度进行。如分四次支付，通常做如下安排：

A、合同生效后支付第一笔款项(占合同价格的5%～20%)，供方提供如下付款单据：供方所在国家出具的出口许可证副本、商业发票、即期汇票、供方银行出具的不可撤消保函。

B、交付技术资料后支付第二笔款项(占合同价格的35%～50%)，供方提供如下付款单据：商业发票、即期汇票、交付技术资料的空运单、受让方出具的技术资料验收确认书。

C、项目投产后支付第三笔款项(占合同价格的20%～30%)，供方提供如下付款单据：商业发票、即期汇票、受让方出具的项目正式投产的确认书。

D、合同产品保证期满后支付最后一款项(占合同价格的5%～10%)，供方提供如下付款单据：商业发票、即期汇票、受让方出具的合同产品保证期满的确认书。合同产品保证期通常为一年，自合同产品正式投产之日起算。

(2)提成价格(royaltyprice)。

也称滑动价格。即在合同中规定，在项目建成投产后，按合同产品产量、净销售额(通常指销售额扣除原材料、包装、运输、保险、关税、销售代理等费用后的余额。为避免分歧，各方应该将净销售额的计算予以明确。)或利润提取一定百分比(提成率)的费用作为使用费。根据联合国贸易和发展组织的统计数据，许可贸易中的提成费多为产品净销售价的5%～10%之间。提成率有固定与滑动之分，前者在合同有效期内是固定的，后者在合同有效期内按净销售额的不断增加而逐年提高或降低。与此相应，提成费也分为固定提成费与滑动提成费。提成率通常与产品销售量成反比。以提成方式支付使用费对受让方较为有利。有时，也可以规定最低提成费或最高提成费。如果计算的提成费大于最低提成费，按计算金额支付;如果计算的提成费小于最低提成费，按最低提成费。如果计算的提成费大于最高提成费，按最高提成费支付;如果计算的提成费小于最高提成费，按计算的提成费支付。提成费的开始计算时间是一个重要的问题。按照国际惯例，合同提成价格开始计算的时间是合同产品保证期满(通常为一年)。提成费的支付在合同产品保证期满后按年支付。此外，为保证受让方提供真实的数据，应允许供方随时检查受让方有关合同产品生产和销售方面的账目。受让方应该定期向许可方提供关于产量或销售额的账目。

查帐费用一般由供方承担。

(3)一次总算价格与提成价格相结合。

也称固定价格与滑动价格相结合。即在合同中规定，在合同生效后，立即支付固定价格部分(也称之为入门费或初付费initialPrice)，在项目投产后一定年限内支付提成费。因此，又可称之为“入门费加提成费”。入门费通常占总价的10%至20%，提成费占总价的80%～90%。此种计价方式综合了前两种方式的优势，风险由双方分担，比较合理，因而也成为国际许可贸易中常用的计价方式。专利使用费的支付方式通常包括支付货币、汇款方式、付款单据、结算银行、支付时间和地点等。通常情况下，计价货币与支付货币相同，如不同应规定兑换率。

总之，专利许可合同因其自身的特殊性存在许多值得我们重点关注的地方，特别是涉及涉外专利技术许可时，许多问题有待我们进一步深入的探讨。