关于美国多方复审（IPR）程序的分析报告

　　随着党中央、国务院一系列鼓励创新、加强保护的政策措施出台，创新主体的知识产权保护意识日益增强。专利无效往往与侵权诉讼案件相互交织，对专利保护产生直接影响，特别是近几年来随着中国产品在美国市场的不断扩大，投资人看到了进入美国市场对企业发展的重要价值，但同时希望避免承担在美国法院知识产权诉讼所产生的高昂费用，为企业有意在美国法院挑战美国专利有效性提供一个费用较低、速度较快、且较为有效的替代方案，美国专利商标局（USPTO）的下属机构专利审判上述委员会（PTAB）于2012年9月启动了各类专利无效程序。本报告将介绍当前美国专利无效程序中最为广泛运用的程序之一：多方复审（Inter Partes Reexamination）程序（以下简称“IPR程序”），并从IPR程序的简介、IPR程序与美国其他无效程序的对比、申请流程、及企业申请时需注意事项四个方面进行分析，供相关企业参考：

　　一、IPR程序简介

　　2012年9月16日生效的IPR程序是依据美国法典第35编第31章(35U.S.Code Chapter 31)一个新的专利无效的诉讼程序。中国和美国专利无效程序的理论基础是相通的，都侧重从“新颖性、创造性”维度颠覆专利授权基础，但是美国专利无效程序有其复杂独特的制度设计和司法环境。鉴于其重要性及复杂性，研究IPR程序显得尤为必要。

　　（一）基本情况

　　除专利权人外的任何人可通过IPR程序挑战一项或多项美国专利的有效性。由申请人向PTAB提出专利无效程序请求，PTAB根据情况决定是否启动审判程序。

　　在审判过程中，由当事双方提交证据，提供证人证言，并在一个由三名法官组成的审判小组前进行当庭论述。若PTAB认为申请人已证明所涉及专利中至少有一项权利要求不应取得专利的可能性大，将启动审判程序。一旦IPR程序启动，大部分审判程序均以书面形式进行。

　　企业可以通过专利无效程序的立案，向对方施加压力，增加谈判筹码。若专利无效申请成功，可依据PTAB已启动的无效程序，向地方法院提出中止动议，即使无法中止程序，仍可申请撤销禁止令。

　　（二）优势与劣势

　　跟中国专利法不同，美国专利无效可以在美国联邦地方法院（以下简称“地方法院”）和USPTO同时进行。相比于美国联邦地方法院无效诉讼，IPR程序的优势如下：

　　1.程序便捷、成本较低

　　相较于地方法院诉讼程序，IPR程序更便捷，花费成本更低。在通常情况下，地方法院审理程序需要两至三年或更长的时间才能结案，而IPR程序通常在请求书提交后的18个月即可结案。

　　2.专利行政法官专业知识丰富

　　地方法院专利案件可能会由一名不熟悉专利法的法官审理，而IPR程序则是由USPTO的三名行政专利法官组成的小组进行监督审理。这些法官均有技术背景并通常具有审理专利诉讼案件的经验，使得其既了解所争议的技术问题，又熟悉美国专利法的具体规定。

　　3. 举证、权利要求解释标准较为宽泛

　　由于美国法中的“专利权推定有效”原则，地方法院专利无效举证标准是“明确且令人信服”。但在IPR程序中举证标准 为“优势证据”，即请求人仅需证明相关权利要求无效的可能性比其有效的可能性更大。

　　相较于地方法院专利权利要求需依据“字面一般意义”标准予以解释，IPR程序适用的标准是以专利的具体规定为背景对未到期专利的权利要求作出“最广泛的合理解释”。结合较低的举证标准来看，这一更宽泛的权利要求解释标准通常使PTAB比地方法院法官或陪审团更容易认定专利权利要求无效。

　　但是，使用IPR程序仍然面临一些限制。企业应当注意：

　　1.提起IPR程序申请的条件并不宽泛

　　申请人仅可依据美国专利法中第102条 “新颖性”或第103条“非显而易见性”使用在先专利或印刷出版物等来挑战专利的有效性。

　　2.论述专利无效的机会受限

　　立案前，申请人只有一次机会阐述专利无效论点。立案成功后，申请人还有一次提交书面材料的机会，但是无法再添加新的论点。专利权人有两次提出有效性论点的机会，然后申请人才能作出答复。在最终书面决定之后，申请人禁止反言问题。

　　3.IPR程序败诉风险

　　如果挑战专利无效方IPR败诉，今后它就再也无法在任何程序（包括地区法院的专利诉讼和337调查）中根据其他现有技术对专利提出没有新颖性和创造性的无效请求。

　　二、IPR程序与美国其他无效程序的对比

　　表1 四大美国专利无效程序对比

　　程序名称

　　单方复审程序（EPR）

　　多方复审程序（IPR）

　　授权后复议程序（PGR）

　　涵盖商业方法复审（CBMR）

　　启动时间

　　专利授权后

　　授权9个月后/ PGR终止后/专利诉讼被告需在送达起1年内提起

　　授权后9个月内

　　已于2020年9月16日失效，失效前用于挑战要求保护以下专利的有效性：

　　1.处理资料

　　2.金融商品或服务的操作方法专利

　　3.其相应的装置

　　无效理由

　　不具备新颖性、非显而易见性、不符合101条款中的可专利性、得不到说明书支持等所有不可授予专利的理由

　　不具备新颖性、非显而易见性

　　不具备实用性、新颖性、非显而易见性，不符合101条款中的可专利性，得不到说明书支持

　　限制/要求

　　无禁反言限制

　　具有禁反言限制

　　适用专利：优先权在2013年3月16日之后的专利

　　三、IPR程序申请流程

　　IPR程序通常会持续18个月，自一方提交请求书起至PTAB就案件出具最终书面裁定止。IPR程序的时间轴及详细信息请见下图：

　　 

　　图1 IPR程序流程图

　　（一）提起诉讼

　　申请人对一件已经授权的专利提起无效申请，需准备的材料包括：

　　1.请求书

　　请求书中应对一项美国已授权专利的一项或多项权利要求作出无效性论述。在IPR 程序中，无效性论述必须基于受挑战的专利权利要求的可预见性或显而易见性。篇幅不得超过14,000字。

　　2.书面证据

　　申请人可以提交书面证据以支持其请求书中的论述，包括受到挑战的专利文献副本、专利的起诉史、以及用来挑战专利权利要求的印刷出版物（例如其他专利、文章、文本等）。

　　3.专家声明

　　申请人还可以提交相关领域的专家声明，经验丰富的专家可为无效性论述提供额外见解和补充解释，并提高论述的深度。由于IPR程序是由富有经验的专利法官而非普通民众组成的陪审团审理，申请人在选择专家的同时，不应仅考虑供词作证及当庭作证方面的经验，还应考虑其对具体技术领域的专业知识及处理交叉问询的能力。

　　（二）申请日通知

　　通常在提交申请的一至两周后，PTAB的律师助理将对请求书进行审查。确认受理请求书后，PTAB将在申请日通知中指定请求书完成提交的正式时间。

　　（三）专利权人初步答复

　　在收到申请日通知后的三个月内，专利权人应提交专利权人初步答复。答复中应说明其认为不应启动IPR程序的原因。同时可选择提交额外证据（专家声明等）。如果专利权人提供的证词显示双方就重要事实存在实质性争议，PTAB将从对申请人最为有利的角度来考虑此争议。

　　（四）立案决定

　　在专利权人初步答复截止日期后的三个月内，PTAB将发布立案决定。通常情况下，立案决定会介绍受到挑战的专利和技术，对诉讼双方存在争议的权利要求条款进行解释，讨论无效申请人和专利所有人的主张等。

　　（五）专利权人证据开示及专利权人答复

　　立案决定后进入为期三个月的专利权人证据开示期，专利权人通常会向无效申请人的专家录取证言。专利权人证据开示期结束后，专利权人将提交一份专利权人答复书，答复书中说明为何立案决定中的理由并不造成受质疑的权利要求不符合专利条件（同时可提出额外证据，包括文件和证人声明书等）。

　　（六）申请人证据开示及申请人答复

　　同理，申请人证据开示期结束后，申请人也将会提交申请人答复书，该答复仅允许申请人有机会回应专利权人答复中提出的观点，不能提出新的理由质疑的权利要求为何不符合专利要求，也不能更改其论点以依靠新引述的在先技术。

　　（七）口头审理

　　一般而言， PTAB会在申请人提交答复书之后的二至三个月左右安排一场口审。通常每一方会有30分钟的口审时间，首先由申请人陈述论点，接着由专利权人回应申请人的论点。最后以请求人提出反驳论点结束。

　　口审之前，双方将会准备展示性证据和提交将某些证据排除在外的动议。对于排除证据的动议，PTAB通常留待最终书面决定时作出裁定。

　　（八）最终书面决定

　　在立案决定后一年内，PTAB将会就受质疑的权利要求是否符合专利要求出具最终书面决定。最终书面决定将会总结双方的论点、解决任何余下的权利要求解释问题，并详细地解释说明受质疑的权利要求是否符合专利要求。在最终书面决定作出后，败诉方有10日时间提出重审要求 。

　　一方如对PTAB的裁定的任何方面不服，可向联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉。提交上诉请求的时间约为60日。

　　四、企业申请IPR程序的注意事项

　　当企业在美国遇到专利诉讼时，IPR程序是被告企业进行救济的重要选项之一。在为企业提供机会的同时，也会遇到一些挑战，其中包括禁止反言规定、提交申请的时间限制、申请材料限制等。

　　（一）禁止反言

　　禁止反言规定使申请人主张该项权利要求无效的能力受到限制。最终书面决定一经发出，申请人不能再次向USPTO、地方法院或美国国际贸易委员会（ITC）提出相同或类似的无效性论点。

　　（二）时间限制

　　申请人须在专利侵权起诉书送达后一年内提交申请。一方如先前已在地方法院提起诉讼挑战专利的有效性，则不可提出IPR申请（在专利侵权的诉讼中仅针对无效性而提出反诉的情况除外）。

　　对企业而言，何时提交IPR申请也会造成不同程度的影响，提早提交请求可能增加中止未决的地方法院诉讼的可能性，有利于对其专利权利要求的有效性辩护，增加和解的可能性。暂缓提交申请可为企业查找在先技术、强化论点，以及咨询行业专家的意见以便准备强有力的申请提供充足时间。

　　（三）申请材料限制

　　PTAB规定禁止在请求书提交后加入新的论点。因此，准备一份无瑕疵的、强有力的请求书是直接向PTAB提出专利无效性论点的唯一机会。在提交申请之前，申请人应与专家紧密合作，在有限的字数限制内为支撑论点提供尽可能多的细节。