定牌加工中的商标使用行为及其侵权认定 

文 / 赖玉婷 华东政法大学研究生

【摘要】

在司法审判中，有相当一部分的商标侵权认定都以商标使用作为前提，或认为商标使用在侵权认定中具有重要地位，对商标使用的认识也影响着侵权判定的结果。

【关键词】

商标使用 定牌加工 混淆

贸易全球化的推进和中国代加工工厂的发展，使定牌加工成为了大部分工厂的经营常态，即接受国外品牌商的委托代为生产带有商标的商品。然而商标的地域性保护必然会与此经营模式产生冲突，当我国也存在同样的商标并已获得注册，且商标持有人并非委托加工方时，会产生商标的侵权争议。其中的矛盾主要是定牌加工是否构成商标使用行为，该问题在司法实践和学理上都存在争议。

部分观点认为依据我国的《商标法》和《商标法实施条例》可知构成商标侵权必然是因为使用了商标，该行为使得定牌加工的标志与本国已注册商标产生混淆或混淆可能，因此需要就定牌加工是否构成商标使用进行确定，若属于商标适用问题则可以进一步进行侵权认定，若不构成商标使用则不可能产生侵权问题。本文通过对司法实践的梳理以及对学理观点的分析，试图明确商标使用的本质及其在商标侵权认定中的地位和作用。

一、商标使用认定的实证分析

二、商标使用的学理之争

除了在司法实践上的争议，学术界就商标使用在商标侵权认定中的地位同样有着巨大的争议。一方面是对《商标法》以及《商标法实施条例》对于商标使用、商标侵权的规定，在遵循体系解释应当保持前后一致的情况下，第57条规定的侵犯商标专用权的使用行为应当与第48条商标的使用描述一致，接着通过语义解释分析商标使用在侵权认定中的独立地位；另一方面是结合我国现行经济情况和对外开放政策，对定牌加工行为的态度应当随着我国商标“弱保护”状态向“强保护”的转变而进行调整。

（一）商标使用的认识

在“无印良品”商标侵权案中，法院认为良品计划在我国生产、加工、出口产品的行为不满足《商标法》第32条后第二款规定的“已经使用并有一定影响的商标”，不能阻止他人的商标注册。该案中，判决也并没有遵循体系解释的一致性将其认定为商标使用，与定牌加工行为的解释截然不同。因此，有观点认为应当将商标使用进行区分，侵权认定中的使用与撤三制度、在先使用中的使用行为认定不应做同一解释。

（二）商标使用在侵权认定中的地位

有实证分析调查了商标使用在商标侵权纠纷案件中的适用情况，发现大部分原告并不会将商标适用作为侵权的构成要件，而是被告在认定构成侵权时作为抗辩事由提出，但更多的是法官主动提出，且即使法官提出了商标使用的认定问题，也不会左右最终的裁判结果。鉴于非商标使用不可能导致混淆可能性，只要存在混淆可能必然意味着已经进行了商标性使用，因此商标使用条件已经被混淆可能性条件替代或者吸收，在侵权诉讼中“商标使用”不具有独立地位，只有在被控侵权人认为侵权不构成时，以此提出抗辩，无需主动审查。 [10]

三、定牌加工在商标侵权纠纷中的法律定性

通过对商标使用的案例分析和学理争议进行梳理，可以了解到商标使用在侵权认定中发生纠纷的原因。 一是对“商标使用”的理解，是选择体系解释下的一致性解释，还是依据《商标法》具体条文背后的立法逻辑和立法原意进行区别认定。就体系解释而言，其弊端在于个案的具体情况并不相同，不能结合案件的实际情况进行协调，可能会导致实质公平的缺失。若就使用采取不同的定义，按不同条款的立法目的进行法理分析和个案适用，可以避免法律的生搬硬套，在实现实质公平的同时并没有破坏法理逻辑。 在侵权认定中，坚持混淆判断而无需将焦点放置在商标使用的认定上，回归到混淆侵权的核心要素，避免将案件审理的注意力放置在使用行为上而忽视了对混淆可能性及实质混淆的判断。

当然，就定牌加工行为的认定而言，其不仅是法律的适用问题，还体现我国对经济贸易政策的侧重点。作为世界生产大国，对于个案的处理以及行为的定性关系到我国千千万万的代加工企业，在面临产业结构转型，打造知识产权强国的转折点，更好地引导企业和经营者培养知识产权意识、自主创新能力，同时更规范地完善商标法的相关规定，才是长久之计。

参考文献

[1] 参见最高人民法院（2012）行提字第2号。

[2] 参见最高人民法院（2016）最高法民再339号。

[3] 参见最高人民法院（2014）民提字第38号。

[4] 参见最高人民法院（2019）最高法民再138号。

[5] 参见最高人民法院（2019）最高法行申925号。

[6] 参见孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，北京：中国法制出版社，2014，第135页。

[7] 参见王太平：从无印良品案到pretul案：涉外定牌加工的法律性质，法学评论2017年第6期，第176-187页。

[8] 参见吕炳斌：商标侵权中“商标性使用”的地位与认定，法学家2020年第2期，第83-85页。

[9] 参见张伟君，张韬略：从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题，同济大学学报(社会科学版)。

[10] 参见王太平：论商标使用在商标侵权构成中的地位，法学2017年第8期，第119-122页。

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