随着中国经济的快速增长和研发实力的提高，技术人员的人才流动也日益频繁，伴随人员流动出现的不仅有商业秘密侵权的纠纷，还有因职务发明创造归属引发的专利权属纠纷案件（含专利申请权权属纠纷和专利权权属纠纷，因只是涉及专利的不同阶段，本文不加以区分，统一用“专利权属纠纷案件”指代）。本文在此探讨此类案件中常见法律问题。

　　一

　　处理专利权属纠纷的主要法律依据

　　处理专利权属纠纷案件主要依据是《专利法》和《专利法实施细则》，主要条款如下：

　　1.《专利法》第6条第1款

　　该条款是确定职务发明创造的主要依据：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用”。

　　2.《专利法实施细则》第12条

　　该条是对专利法第6条的进一步细化，执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：“（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

　　专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。

　　实践中，绝大多数专利权属纠纷案件都与执行本单位的任务有关，因此，对主要利用本单位的物质技术条件所引发的权属纠纷案件本文不做论述。

　　3.《专利法实施细则》第13条

　　该条是确定发明人身份的条款，“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人”。

　　二

　　专利权属纠纷案件中的主要问题

　　1

　　对发明人的诉讼地位的问题

　　在专利权属纠纷案件中，原告在起诉时，专利文件公告的发明人是作为被告还是第三人？从专利权属争议的本质看，因为只涉及权属，而发明人则涉及署名，应该不能作为被告。前几年的案件中法院同意将发明人列为被告之一的比较多，即原告即起诉专利记载的申请人，同时也将发明人列为被告。但近两年还是有法院同意将发明人作为被告之一，如（2020）苏05民初162号、(2020)渝05民初2269号等案件。2

　　对已经失效的专利还能主张权属吗？

　　专利权属纠纷是确权诉讼，原告提起诉讼的基础是不是必须以有权（或尚在申请中）的专利作为前提，如果争议专利的权利已经终止，原告是否还有权起诉？在(2019)苏05知初808号案中，涉案专利在授权后因欠缴专利年费而专利权终止，法院以原告就涉案专利提起的权属主张已无从实现为由，驳回原告诉讼请求。

　　笔者认为该判决值得商榷：主要原因有二：首先，即使专利在起诉前或诉讼中权利终止，但毕竟不是因为被宣告无效（宣告无效，权利是自始无效），权利人对专利权终止之前的侵权行为仍有主张的权利。其次，即使是专利被宣告无效，真正权利人通过诉讼来主张其真实身份也有合理依据；再次，对尚在审查中未授权的专利申请权的权属纠纷，也有可能真正权利人通过千辛万苦诉讼争取来的专利最终被国家知识产权局驳回，难道其最初的主张就没有意义？最后，现有法律法规也并未规定不可以对已经失效的专利确认权属。

　　因此，从确权诉讼的彰显目的看，系争专利是否能获得法律的最终保护并不影响原告的诉讼地位和诉讼结果。

　　3

　　专利权属纠纷案件中合理费用是否能获得支持

　　《专利法》第71条3款规定“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”，那么在专利权属纠纷中是否可以主张合理费用，如律师费、公证费及调查费等。在目前的判决中，部分法院认可原告提出的合理费用主张，但从司法趋势看，合理费用不能获得法院支持。如最高人民法院在(2020)最高法知民终1275号、(2020)最高法知民终1061号等上诉案中均认为“因专利权权属纠纷系确权纠纷，而非侵权纠纷，不宜适用《中华人民共和国专利法》第六十五条（注：改法前条文）关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定”，为此，撤销了原一审法院关于支持合理费用的判决结果。根据最高人民法院的判决，专利权属纠纷，不适用专利法明确规定的只针对侵权纠纷的合理费用支出。

　　也有法院有条件地认可专利权属纠纷中的合理费用，如苏州市中级人民法院在（2018)苏民终1488号案中，认为“专利权权属纠纷虽然属于确权纠纷，但专利权权属纠纷中，将他人技术成果擅自申请专利引起的权属纠纷，其本质是侵犯他人专利申请权的行为，则被侵权人可以援引侵权责任法相关规定主张侵权赔偿，其因维权诉讼产生的合理费用可以作为侵权赔偿在权属纠纷中一并主张。”

　　也有法院认为要具体情形区别对待。如广东省高级人民法院在(2019)粤民终197号中认为主张合理开支通常限于侵犯专利权纠纷，一般不及于专利权属纠纷。专利权权属争议仅解决权利应归属于谁的问题，其法律适用的构成要件并不包括过错。除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等特殊情形之外，在权属纠纷中通常难以认定败诉一方具有主观上的可责性，亦不能据此判令转付包括律师费在内的合理开支。在法律和司法解释没有明确规定权属纠纷中胜诉方合理开支应由败诉方转付，当事人之间亦无此项约定的情况下，主张合理费用缺乏依据。通过该判决书可知，专利权属案件中通常不支持合理支出，但除非有证据证明是明知是他人权利而故意侵占除外，可见法院是看具体情形。但在具体案件中，如何证明是否故意需要继续探讨。

　　4

　　发明人中既有原单位离职员工又有新单位员工，专利一定会共有吗？

　　系争专利公告的发明人中既有原单位离职员工又有新单位员工，专利是否一定会由原单位（一般是原告）和新单位（一般是被告）共有，该问题需要结合双方的举证，被告如能证明其单位发明人对专利的实质性特点做出创造性贡献，则可以认定共有，如上海市高级人民法院在(2017)沪民终327号中认为，在案证据可以认定涉案专利技术属于原审原告的员工的职务发明，但同时亦不能否定虞奇峰原审被告的员工在其中的技术贡献，故涉案专利技术方案应认定为两员工的共同成果，归属原单位与新单位共有，申请专利的权利亦应属于双方共有，申请被批准后，共有人均为专利权人。反之，如果被告无法就系争专利其他发明人系该专利的实际发明人及对该专利的实质性贡献进行举证，则应承担不利法律后果，专利权属仅属于原单位所有，如上海市高级人民法院审理的(2018)沪民终515号案。5

　　在专利权属纠纷案件中对技术合同司法解释第5条的理解

　　《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第5条“个人完成的技术成果，属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务，又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的，应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的，根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。”该条款在具体案件适用非常少，最高院在(2020)最高法知民终590号一案中，对技术合同司法解释第5条进行了明确，该条“是针对个人既执行原单位的工作任务，又主要利用新单位的物质技术条件完成技术成果的情形，针对员工在原单位和新单位的正常人才流动中出现的纠纷，明确规定发生争议时应当按照员工原单位和新单位达成的协议确认权益，不能达成协议的，根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享，体现的是对当事人意思自治的尊重和对相关权益的合理平衡……”。

　　从该解释看，该第5条在具体实践中适用范围非常窄。

　　6

　　对执行本单位任务的认定

　　《专利法》和《实施细则》关于职务发明权属的规定，是通过“一年”和“相关性”的限制，要求离职员工不能利用其执行本单位任务期间所掌握的技术信息到新的单位申请专利，以确保原单位的竞争优势。离职员在新单位作出的发明创造是否属于原单位的职务发明创造要满足两个条件：1.时间限制。系争专利是员工在劳动、人事关系终止后1年内作出的；2.内容限制。系争专利与该员工在原单位承担的本职工作或任务有关。关于时间的认定较为容易，在专利权属纠纷案件中关于实体方面的主要争议是如何认定“有关”。具体案件中，法院审查的重点是离职员工在原单位的本职工作或工作任务、从事的工作内容、技术主题、技术思路等方面的相关性，不要求具体技术方案的一致性。但也不能简单地认为，系争专利技术方案与发明人原单位的业务领域有一定联系就认定相关。原告对相关性方面需要提供明确、具体的证据。

　　最高人民法院在(2020)最高法知民终1892号案中认为：在认定系争专利与离职员工在原单位承担的本职工作或工作任务是否有关时，应当重点考虑所属技术领域、工作内容、工作职责，同时可以考虑产品功能和市场竞争性帮助判断。“有关”指的是技术领域以及工作职责等的相关性，而不是具体技术方案、技术手段、技术思路的相关性，有关技术方案与原单位是否已有公开技术或技术秘密无关，也与技术方案的区别或创造性无关。在确定发明创造是否属于职务发明创造时并不需要进行技术方案的比对，更不要求发明创造的技术方案与原单位已经形成的技术方案实质相同。另外，根据(2020)最高法知民终1746号案，在认定相关性时，重点看本职工作的内容与系争专利的关系，是否属于相同技术领域，系争专利的技术主题与技术思路与本职工作是否具有一定的延续性，是否是在本职工作技术基础上的进一步发展和改进。在上海知识产权法院(2020)沪73知民初406号案中，法院对相关性的认定是综合考虑技术领域、解决的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素。

　　在具体案件中，原告就其主张承担举证责任，原告完成初步举证责任后，被告也即专利权人从系争专利技术方案来源等角度进行抗辩，如自行研发、委托开发、受让取得等。

　　7

　　在诉讼期间专利权人处分专利怎么办？

　　在专利权属纠纷处理期间，因专利在被告控制下，如被告对专利转移、放弃、不答复或不认真答复审查意见、找稻草人无效专利等，则有可能原告虽然打赢案件但最后却“竹篮打水一场空”。因此，在专利权属纠纷案件中，原告在起诉后一定要及时根据《专利法实施细则》第86条办理专利中止手续。根据第88条，可以暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审程序，授予专利权程序和专利权无效宣告程序；暂停办理放弃、变更、转移专利权或者专利申请权手续，专利权质押手续以及专利权期限届满前的终止手续等，该中止还可以在到期前申请延长，从而保证在案件审理过程中系争专利状态发生变化。如果原告疏忽申请中止，被告处分专利怎么办？笔者认为仍有解决的办法，只是要通过诉讼等手段，代价大。如上海高级人民法院审理的(2020)沪民终254号案，在案件一审期间，被告向国家知识产权局声明放弃本案系争专利权。为此，原告提出“确认被告放弃涉案专利权的行为无效”的请求。法院认为，被告放弃涉案专利权的行为不属于民事行为，在专利权权属纠纷案由项下无法处理该诉讼请求。但从方便当事人变更权属、节约社会成本角度，法院仍对被告放弃的行为进行了论述，认为被告违背诚实信用原则、在法院最终对系争专利权属做出生效认定之前，任何一方均不应擅自作出影响系争专利权效力的行为，且考虑到被告放弃专利权并无正当理由、欠缺正当行使权利的主观意图，进一步认定被告放弃涉案专利权的行为具有损害原告合法权益的主观恶意。笔者特别查了该系争专利的法律状态，并未发现权利人变更记录，无从得知该认定结论在变更程序中是否有作用。

　　笔者认为，如果系争专利具有一定经济价值，原告可以向被告主张一定的经济赔偿。考虑到专利价值难以确定，类似赔偿能给原告的弥补效果可能并不明显，因此，及时诉讼和申请中止是上上策的选择。

　　以上是笔者在处理此类案件中对常见法律问题的思考和总结，借以共同学习和探讨。

　　作者：臧云霄 上海隆天律师事务所副主任

　　合伙人

　　律师

　　专利代理师